Comisia de reexaminare din cadrul OSIM a reţinut că produsele protejate de cele două mărci sunt similare, una dintre acestea protejând echipamente pentru preluarea informaţiei şi calculatoare, iar cealaltă imprimante, scanere, telecopiatoare şi ordinatoare.
în aprecierea riscului de confuzie, marca şi semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o mai mare pondere elementelor comune. Diferenţele pe care un consumator obişnuit le-ar putea remarca nu trebuie accentuate. Prefixele comune sunt mai importante decât sufixele comune.
Mărcile supuse comparaţiei sunt mărci combinate, alcătuite fiecare dintr-un element verbal şi unul figurativ. Elementul verbal îl reprezintă, în ambele cazuri, o combinaţie de două cuvinte, iar elementul figurativ îl reprezintă reproducerea grafică a celor două cuvinte în anumite culori.
Faptul că din punct de vedere al elementului figurativ există unele deosebiri referitoare la dispunerea şi grafica cuvintelor şi la culorile revendicate nu poate exclude similaritatea, câtă vreme elementul verbal este identic sau similar.
în speţă, prima parte a elementului verbal este identică din punct de vedere fonetic şi similară din punct de vedere grafic, reprezentând pentru ambele mărci elementul cheie, menit să asigure distinctivitatea acestora, în timp ce cuvintele care diferă au un pronunţat caracter descriptiv.
(Decizia nr. 1044 din 7 decembrie 2004 – Secţia a IV-a civilă)
La data de 28 martie 2002, solicitanta SC “M.” SRL a depus la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM cererea de înregistrare pe cale naţională a mărcii individuale combinate XPERT CLASSIC, pentru produse din clasa 09, respectiv echipamente pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare.
Prin Decizia nr. 1006448 din 5 martie 2003, OSIM a respins cererea de înregistrare a mărcii, reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
împotriva deciziei a formulat contestaţie solicitanta, iar prin Hotărârea nr. 179 din 3 septembrie 2003 comisia de reexaminare mărci a respins contestaţia, pentru următoarele motive:
în procedura de examinare s-au identificat trei mărci opuse celei aparţinând solicitantei, cea mai apropiată fiind X’PERT LASER nr. 622001.
Comisia a reţinut că elementul dominant al fiecărei mărci îl constituie cuvântul XPERT, cuvintele LASER şi CLASSIC fiind lipsite de distinctivitate ca atare; deşi cele două mărci au o scriere diferită, iar solicitanta SC “M.” SRL nu a invocat un drept exclusiv pentru cuvintele care compun marca, nu se poate evita conflictul cu marca anterioară şi riscul de confuzie cu aceasta.
Astfel, înregistrarea mărcii solicitantei ar aduce atingere unui drept anterior protejat, în condiţiile în care produsele protejate de cele două mărci sunt unele similare, iar altele identice.
împotriva hotărârii comisiei de reexaminare a declarat apel solicitanta, invocând următoarele motive: mărcile nu sunt similare; produsele protejate sunt diferite; nu există risc de confuzie între cele două mărci.
Prin Decizia civilă nr. 427 din 29 aprilie 2004, Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă a respins apelul ca nefondat, pentru considerentele ce urmează.
între cele două mărci nu există suficiente diferenţe de ordin fonetic, de natură să evite riscul de confuzie, implicit pe cel de asociere, în rândul consumatorilor, conform art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, dat fiind că elementele definitorii, dominante, sunt identice, chiar dacă au o scriere diferită, iar cuvintele LASER şi CLASSIC sunt lipsite de distinctivitate.
Nu se poate reţine susţinerea apelantei în sensul că produsele protejate de marca sa, respectiv echipamente pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, se adresează unui segment de piaţă caracterizat printr-o pregătire de specialitate, peste medie, deoarece, chiar în aceste condiţii, riscul de confuzie se apreciază prin luarea în considerare tocmai a acestui public avizat, şi nu a consumatorilor de rând.
Comisia de reexaminare a reţinut în mod corect că produsele protejate de cele două mărci sunt similare sau chiar identice, apelanta solicitând marca pentru protejarea echipamentelor pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, iar marca opusă pentru imprimante, scanere, telecopiatoare şi ordinatoare.
în aprecierea riscului de confuzie, marca şi semnul trebuie comparate ca întreg, acordându-se o mai mare pondere elementelor comune; diferenţele pe care un consumator obişnuit le-ar putea remarca nu trebuie accentuate; prefixele comune sunt mai importante decât sufixele comune.
în cauză este vorba despre cuvinte lungi, cu prefixe identice, iar elementul de început are o putere distinctivă mare, nefiind descriptiv, aşa încât diferenţele invocate de apelantă, referitoare la aspectul figurativ şi de ordin vizual, nu sunt suficiente pentru evitarea confuziei.
împotriva deciziei a declarat recurs solicitanta, în temeiul art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, invocând greşita aplicare a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998.
în dezvoltarea motivului de recurs invocat, recurenta a arătat următoarele:
1. Chiar dacă din punct de vedere fonetic cuvântul XPERT este similar cu X’PERT, grafica celor două este diferită şi nu poate produce confuzie.
Totodată, marca sa, ca marcă combinată, are un element figurativ în culorile alb şi roşu, iar marca anterioară, opusă, are culorile revendicate roşu şi negru, iar modul de aşezare al cuvintelor este diferit.
2. în ceea ce priveşte produsele protejate, marca solicitantei se aplică pentru calculatoare, care reprezintă staţii de lucru standard pentru aplicaţii universale, ce se adresează unui segment de piaţă caracterizat printr-o pregătire peste medie, în timp ce marca anterioară, deşi se referă tot la clasa de produse 09, identifică imprimante, din altă categorie de produse IT.
3. în cauză nu există un risc de confuzie faţă de grafica distinctă a celor două mărci, culorile revendicate, domeniul de aplicare, coroborate cu împrejurarea că nu s-a invocat un drept exclusiv pentru particulele XPERT şi CLASSIC, respectiv LASER, de către cei doi solicitanţi, astfel încât nu se aduce atingere unui drept anterior protejat.
4. Recurenta a mai solicitat instanţei de recurs să analizeze maniera subiectivă în care comisiile de specialitate din cadrul OSIM se pronunţă, în sensul admiterii sau respingerii cererilor de înregistrare a mărcilor, făcând trimitere la motivarea unei soluţii într-o speţă pe care o consideră asemănătoare.
Analizând recursul prin prisma criticilor formulate de recurentă, Curtea a constatat următoarele:
1. Mărcile supuse comparaţiei sunt mărci combinate, alcătuite fiecare dintr-un element verbal şi unul figurativ. Elementul verbal îl reprezintă, în ambele cazuri, o combinaţie de două cuvinte, iar elementul figurativ îl reprezintă reproducerea grafică a celor două cuvinte, în anumite culori revendicate.
Aşa după cum corect a reţinut tribunalul, în stabilirea similarităţii mărcilor şi, implicit, a riscului de confuzie, ceea ce contează în primul rând sunt asemănările, şi nu deosebirile, iar comparaţia se face mai întâi din punct de vedere fonetic şi apoi vizual.
Prin urmare, faptul că din punct de vedere al elementului figurativ există unele deosebiri referitoare la dispunerea şi grafica cuvintelor şi la culorile revendicate nu poate exclude similaritatea, câtă vreme elementul verbal este identic sau similar.
în speţă, prima parte a elementului verbal este identică din punct de vedere fonetic şi similară din punct de vedere grafic şi, aşa cum s-a reţinut, reprezintă pentru ambele mărci elementul cheie, menit să asigure distinctivitatea acestora, în timp ce cuvintele care diferă – LASER şi CLASSIC – au un pronunţat caracter descriptiv.
2. în ceea ce priveşte produsele protejate, marca anterioară a fost înregistrată pentru: imprimante, scanere, telecopiatoare şi ordinatoare, şi nu doar pentru imprimante, aşa cum a susţinut recurenta, iar marca recurentei tinde să protejeze calculatoare.
în ceea ce priveşte calculatoarele, produsele protejate sunt identice, iar în ceea ce priveşte scanerele şi imprimantele, ca produse complementare calculatoarelor, acestea sunt considerate similare, cum corect s-a reţinut de către instanţa de apel.
Nu s-a putut primi susţinerea recurentei în sensul că produsele menţionate se adresează unor categorii diferite de public: ambele mărci se adresează utilizatorilor de calculatoare, care de cele mai multe ori sunt şi utilizatorii echipamentelor complementare.
în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al consumatorilor potenţiali, instanţa a
luat în considerare consumatorul cu nivel mediu de pregătire din cadrul segmentului vizat, respectiv utilizatorii de calculatoare, fiind fără relevanţă că aceşti utilizatori au o pregătire în domeniu superioară altor categorii de consumatori, cărora li se adresează alte produse.
3. Dat fiind gradul ridicat de similaritate al mărcilor, precum şi identitatea/similaritatea produselor vizate de cele două mărci, instanţa a considerat în mod corect că există un risc de confuzie în cadrul segmentului de public relevant şi a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, dispoziţii care interzic înregistrarea unei mărci similare cu o marcă anterioară, destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie cu marca anterioară, incluzând şi riscul de asociere cu aceasta.
4. Câtă vreme există un conflict cu o marcă anterior înregistrată, nu are nici o relevanţă faptul că recurenta a renunţat la exclusivitate pentru termenii care compun marca sa, neexistând nici o dispoziţie legală care să permită înregistrarea mărcii ulterioare în atare situaţie.
5. în ceea ce priveşte presupusa practică neunitară a comisiilor de specialitate din cadrul OSIM, la care s-a referit recurenta, Curtea nu poate să efectueze o asemenea verificare, deoarece obiectul de analiză în recurs îl constituie exclusiv decizia atacată.
Pentru aceste considerente, Curtea a menţinut decizia tribunalului ca fiind dată cu respectarea legii şi, în baza art. 312 din Codul de procedură civilă, a respins recursul ca nefondat.
