Aprecierea comisiei de reexaminare mărci din cadrul OSIM, în sensul că nu există risc de confuzie în rândul publicului consumator, întrucât acesta este public specializat, alcătuit din medici şi farmacişti, iar publicului larg i se eliberează aceste medicamente pe bază de reţete, este lipsită de fundament juridic.
Produsele protejate de ambele mărci vor fi distribuite prin acelaşi canal şi, având în vedere similaritatea vizuală, inclusiv sub aspectul graficii manuscrise din prescripţiile medicale, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, este unul ridicat chiar şi pentru specialiştii farmacişti, care eliberează medicamentele pe baza prescripţiei medicale direct către consumatorul neavizat.
(Decizia nr. 819 din 22 octombrie 2004 – Secţia a IlI-a civilă)
Pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a civilă, a fost înregistrat, sub nr. 4384 din 4.12.2003, apelul declarat de către GD Searle & Co, SUA, împotriva Hotărârii nr. 139/2003, pronunţată de OSIM, în Dosarul nr. CRM67/2003, în contradictoriu cu intimata SC “A.” SA, prin care apelanta a solicitat desfiinţarea hotărârii, admiterea contestaţiei şi desfiinţarea Deciziei nr. 803 din 12.11.2002, pronunţată de comisia de examinare a opoziţiilor din cadrul OSIM, şi, în consecinţă, respingerea cererii de înregistrare a mărcii “REUZON”, formulată de către intimată.
Prin Decizia civilă nr. 3 din 5.01.2004, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a V-a civilă în Dosarul nr. 4384/2003, apelul a fost respins ca nefondat, apreciindu-se că marca “REUZON” beneficiază de protecţie pentru produse specifice din clasa nr. 5, pentru produse farmaceutice utilizate în tratamentul sistemului musculo-scheletic, ceea ce exclude un eventual risc de confuzie pentru consumator sau de asociere cu marca “RAYZON”, iar, dată fiind diferenţa particulelor de început, mărcile beneficiază de suficientă distinctivitate, cu atât mai mult cu cât se distribuie prin farmacii, prin intermediul specialiştilor.
în recursul declarat, apelanta a invocat prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, sub aspectul aplicării greşite a legii, respectiv a prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Nu s-a reţinut anterioritatea mărcii “RAYZON” şi nici asemănarea mărcilor în conflict sub aspectul elementelor verbale. Primul element “RAY” şi “REU” este similar din punct de vedere vizual şi sonor, iar cel de al doilea, “ZON”, este identic. Particula “RAY”, pronunţată ca provenind din limba engleză ori limba franceză, “REY”, este asemănătoare cu pronunţia particulei “REU”, creând riscul de confuzie în rândul consumatorilor sub aspect auditiv. Riscul de confuzie şi cel de asociere sunt evidente, având în vedere faptul că nu sunt puţine cazurile în care consumatorii solicită achiziţionarea unor medicamente fără a avea recomandarea unui specialist. Sub aspectul produselor, este vorba despre produse similare, din clasa 5. Produsele farmaceutice folosite în tratamentul sistemului musculo-scheletic, substanţele dietetice şi cele de uz medicinal şi celelalte produse protejate de marca “REUZON” pot fi apreciate ca având origine comună cu produsele protejate de marca recurentei, riscul de asociere existând în mod evident. Produsele farmaceutice ale recurentei sunt, de asemenea, folosite în tratamentul sistemului musculo-scheletic.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a reţinut caracterul fondat al recursului.
Instanţa de apel a procedat la o greşită interpretare a prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, confundând distinctivitatea, condiţie pentru considerarea semnului de marcă, cu disponibilitatea semnului ales de marcă, raportat la anterioritatea mărcii similare.
Atât marca anterioară, înregistrată naţional, “RAYZON”, cât şi semnul depus pentru a fi înregistrat naţional ca marcă, “REUZON”, sunt verbale, individuale, destinate a proteja produse din clasa 5, conform Clasificării de la Nisa.
Ambele îndeplinesc condiţia distinctivităţii, condiţie esenţială pentru înregistrarea semnului de marcă, distingând în privinţa provenienţei bunului. Dacă marca “RAYZON” este o marcă tare, cu putere mare de distinctivitate, chiar dacă sufixul “ZON” este uzual şi descriptiv (în sensul de zonă, afectaţiune etc.), semnul “REUZON” solicitat a fi înregistrat ca marcă este un semn slab (marcă slabă), cu putere mai redusă de distinctivitate pentru protecţia produselor farmaceutice destinate tratamentului sistemului musculo-scheletic (cererea iniţială, pentru întreaga clasă 5 de produse, fiind restrânsă la produsele farmaceutice menţionate), având parţial caracter descriptiv (indică faptul că produsul este destinat tratamentului zonelor reumatice). Deşi slab, semnul “REUZON” este suficient de distinctiv sub aspectul percepţiei lui ca atare de către public, în raportul semn – produs farmaceutic condiţia distinctivităţii fiind îndeplinită.
în cercetarea disponibilităţii semnului ales ca marcă pentru produsele menţionate, se impune analiza comparativă cu marca anterioară “RAYZON”, înregistrată de asemenea pentru produse farmaceutice analgezice şi antiinflamatoare, aşadar pentru produse identice (din aceeaşi clasă, cu acelaşi specific – produse farmaceutice -, pentru parţial aceleaşi afecţiuni), din perspectiva similarităţii.
Atât vizual, cât şi sonor, semnul şi marca anterioară ce i se opun sunt similare. Vizual, ambele sunt compuse din câte două particule, ultima, “ZON”, fiind identică, cu caracter uzual şi descriptiv. Prima particulă “RAY”, respectiv “REU”, este compusă din două silabe “RA-Y, respectiv “RE-U”, ambele având în componenţă consoana “R”, puternică vizual şi sonor, în debut, urmată de câte două vocale “AY”, respectiv “EU”, primele, “A” şi “E”, tari, celelalte, “Y” şi “U”, moi, cele două grupuri vocalice fiind apropiate.
Ceea ce consumatorul, cu diligenţă şi pricepere medii, percepe atât vizual, cât şi sonor, în ambele cazuri, este consoana puternică de debut, “R”, şi sufixul “ZON”, riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, fiind ridicat.
în plus, sub aspect fonetic, întrucât în limba română vocala “Y” este foarte rar folosită şi, de regulă, intră în compunerea unor neologisme, în general împrumutate din limba engleză, trebuie avută în vedere fonetica limbii engleze, pentru pronunţarea particulei “RAY”, posibil a fi folosită de către consumatorul mediu neavizat, care, în grafia limbii române, s-ar pronunţa “rei”, fiind evidentă similaritatea fonetică cu particula “REU”, ceea ce sporeşte riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere.
Aprecierea comisiei de reexaminare mărci din cadrul OSIM, în sensul că nu există risc de confuzie în rândul publicului consumator, întrucât acesta este public specializat, alcătuit din medici şi farmacişti, iar publicului larg i se eliberează aceste medicamente pe bază de reţetă, este lipsită de fundament juridic. Faptul că produsele farmaceutice protejate de semn, respectiv de marca anterioară, se eliberează pe bază de prescripţie medicală, de către specialişti, reduce doar riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, dar nu îl înlătură, acesta menţinându-se la un grad suficient de ridicat cel puţin sub următoarele aspecte: faptul că, în prezent, aceste produse farmaceutice (din gama celor pentru tratamentul afecţiunilor sistemului musculo-scheletic, respectiv din gama celor antiinflamatoare şi analgezice) s-ar elibera exclusiv pe bază de prescripţie medicală (fapt nedocumentat de altfel, de către OSIM, deşi această obligaţie legală îi incumbă, cât timp reţinerea acestui aspect a fundamentat soluţiile asupra opoziţiei) nu constituie o garanţie a faptului că şi în viitor, pe întreaga durată de protecţie a mărcilor, produsele protejate de ambele se vor elibera exclusiv pe bază de prescripţie medicală. Pe de altă parte, produsele protejate de ambele mărci ar fi distribuite prin aceleaşi canale şi, dată fiind similaritatea vizuală, inclusiv sub aspectul grafiei manuscrise, din prescripţiile medicale (semne grafice identice fiind “r”, “z”, “o” şi “n” şi foarte asemănătoare “a” cu “e”, respectiv “y” cu “u”), riscul de confuzie, incluzând şi riscul de asociere, este unul ridicat, chiar şi pentru specialiştii farmacişti, care eliberează medicamentele pe baza prescripţiei medicale direct către consumatorul neavizat. Mai mult, trebuie avute în vedere consecinţele directe pentru consumatorul mediu neavizat ale posibilelor confuzii între produsele farmaceutice protejate de cele două mărci, chiar dacă sunt destinate parţial tratamentului aceloraşi afecţiuni sau al unor afecţiuni asemănătoare.
Faţă de cele reţinute, în temeiul art. 312 alin. 1-3 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, Curtea a admis recursul şi a modificat în tot decizia recurată, în sensul că, în baza art. 296 din Codul de procedură civilă, a admis apelul şi a schimbat în tot Hotărârea nr. 139 din 17.06.2003 emisă de comisia de reexaminare mărci din cadrul OSIM, în sensul că, în temeiul art. 81 din Legea nr. 84/1998, a admis contestaţia şi a anulat Decizia nr. 803 din 12.11.2002 emisă de comisia de opoziţii din cadrul OSIM, iar în temeiul art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 a admis opoziţia formulată de GD Searle & Co, SUA, prin mandatar SC “R.” SA, şi a respins cererea de înregistrare a mărcii “REUZON” formulată de solicitantul SC “G.” SA (fostă SC “A.” SA).
