Raportat la clasele de produse si servicii pentru care este înregistrata marca E., domeniile de activitate ale celor doua societati nu se suprapun si nu exista risc de confuzie între produsele acestora, nici macar în raport de activitatile secundare ale societatii pârâte, cum în mod nefondat se sustine în apel, cu atât mai mult cu cât pentru nici una dintre activitatile enumerate cu acest titlu în certificatul O.N.R.C. nu s-a dovedit aspectul nelegal si neloial al folosirii semnului E. de catre pârâta.
Prin actiunea înregistrata la 13.11.2007, reclamanta S.C. E. S.A. a chemat în judecata pe pârâtele S.C. E.N.T.S.R.L. si ONRC pentru ca prin hotarâre judecatoreasca prima dintre pârâte sa fie obligata la schimbarea denumirii societatii prin eliminarea particulei E., sa i se interzica detinerea în scopul comercializarii sau comercializarea produselor purtând semnul E., importul-exportul produselor purtând acelasi semn, utilizarea pe documentele societatii pârâte sau pentru publicitate a acestuia si sa fie obligata la prezentarea listelor cu clientii societatii, cu cantitatea de marfa vânduta, cu stocurile de marfa si materii prime începând cu 01.12.2004, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
În motivare s-a aratat ca asociatul unic si administratorul SC E.N.T. SRL este un fost angajat al societatii reclamante, care a detinut functia de director; în prezent, acesta utilizeaza cu rea credinta numele societatii reclamante, ceea ce produce confuzie în rândul clientelei acesteia.
A mai sustinut reclamanta ca a înregistrat marca E. la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, conform certificatului nr.54524/04.07.2002, si ca prin folosirea de catre pârâta a denumirii E. se produce confuzie între numele celor doua societati pentru ca, în conditiile în care produsele comercializate sunt similare, publicul considera ca se adreseaza firmei reclamante si exista riscul de asociere cu marca acesteia din urma.
S-au invocat si prevederile art.35 din Legea nr.84¬/1998, conform carora înregistrarea marcii îi confera titularului un drept exclusiv asupra ei, si s-a sustinut ca prin utilizarea de catre pârâta a marcii E. se produc importante prejudicii atât societatii reclamante, cât si consumatorilor, care sunt înselati cu privire la calitatea bunurilor pe care le achizitioneaza, pentru ca marfurile pârâtei sunt identice sau similare cu cele comercializate de reclamanta si sunt prezentate ca fiind originale ERCO.
In temeiul art. 89 din Legea nr.84/1998 s-a solicitat obligarea pârâtei la înfatisarea mijloacelor de proba pe care le detine în prezent, pentru a se putea cuantifica prejudiciul real cauzat prin contrafacerea produselor societatii reclamante.
Prin notele de sedinta depuse la 19.02.2008, ONRC a aratat ca prin încheierea nr.12631/22.02.2007 pronuntata de judecatorul delegat la ORC de pe lânga Tribunalul Constanta a fost admisa cererea de mentiuni conform careia SC E.N.T. SRL si-a schimbat denumirea în SC Bora Invest SRL.
Totodata, pârâtul a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive si aratat ca opozabilitatea fata de oficiile registrului comertului a hotarârilor judecatoresti prin care se dispune efectuarea de înregistrari în registrul comertului este asigurata ope legis, potrivit art.7 din Legea nr. 26/1990.
Pârâta SC B.I. SRL a invocat exceptia lipsei de interes a reclamantei în promovarea actiunii; în motivare s-a aratat ca la data actionarii în judecata denumirea societatii fusese deja schimbata si ca reclamanta nu a produs nici un fel de dovezi referitoare la comercializarea, detinerea, importul si exportul produselor purtând semnul E.
Pe cale de consecinta, si cererea de prezentare a listelor cu clientii societatii, cu cantitatea de marfa vânduta si de materii prime este lipsita de suport legal sau probant.
Initial, cererea a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia Comerciala si Administrativ si Fiscal, sub nr. 10918/118/2007.
Prin încheierea de sedinta din 19.03.2008, aceasta instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului ONRC, iar prin sentinta civila nr. 2753/25.09.2008 a respins exceptia lipsei de interes a actiunii si actiunea, astfel cum a fost restrânsa, ca nefondate.
În temeiul art.246 din Codul de procedura civila a luat act de renuntarea reclamantei la judecata cererii de obligare a pârâtei la schimbarea denumirii societatii prin eliminarea particulei E. si a obligat reclamanta la plata catre pârâta a sumei de 4.230 lei cheltuieli de judecata.
Prin decizia civila nr.21/COM/11.03.2009 pronuntata de Curtea de Apel Constanta în dosarul nr.10918/118/2007 a fost respins apelul declarat de reclamanta împotriva sentintei civile nr.2753/25.09.2008.
Înalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul declarat de reclamanta împotriva acestei din urma hotarâri prin decizia civila nr. 2933/17.11.2009, prin care a trimis cauza spre judecare Tribunalului Constanta, Sectia Civila, retinând ca acestei sectii îi revine competenta de solutionare a cauzei, în temeiul art.32 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.84/1998.
Cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia Civila, sub nr.1771/118/16.02.2010.
Prin sentinta civila nr. 1016/02.06.2010 aceasta din urma instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtului ORC si a respins actiunea îndreptata împotriva acestui pârât ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, a respins exceptia lipsei de interes în promovarea actiunii, invocata de pârâta SC B.I. SRL, a luat act de renuntarea la judecata capatului de cerere ce a avut ca obiect obligarea pârâtei la schimbarea denumirii societatii prin eliminarea particulei E., a respins actiunea, astfel cum a fost restrânsa si a obligat reclamanta la plata catre pârâta a sumei de 4230 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, respectiv onorariu de avocat.
Pentru a hotarî în acest sens instanta de fond a retinut urmatoarele:
– cum prezenta cauza are ca obiect interzicerea folosirii fara drept a unei marci, iar reclamantul pretinde ca vinovata de savârsirea actelor de încalcare a dreptului la marca se face pârâta SC E.N.T. SRL, ONRC nu poate sta în proces în calitate de pârât.
– nu se poate retine necesitatea chemarii în proces a acestui pârât pentru opozabilitate deoarece, în situatia pronuntarii unei hotarâri referitoare la acte, fapte si mentiuni ce trebuie înscrise in registrul comertului, instanta dispune din oficiu înregistrarea mentiunilor corespunzatoare.
– în cererile referitoare la interzicerea utilizarii marcii interesul reclamantei este determinat de necesitatea înlaturarii oricaror acte de încalcare a dreptului sau la marca protejat prin înregistrare, dar dovedirea existentei acestor acte prezinta importanta sub aspect probator, iar nu în planul conditiilor de exercitare a actiunii civile.
– reclamanta este titulara marcii E., cu element figurativ, înregistrata conform certificatului de înregistrare nr.54524 din 04.07.2002 asupra claselor de produse si servicii 6, 17, 27, 37, 39 si 40 pentru metale comune si aliajele lor, minereuri: cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica si produse din aceste materiale necuprinse în alte clase, materiale de calafatuire, etansat si izolat, conducte flexibile nemetalice; covoare, presuri, rogojini, linoleum si alte produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale, nu din materiale textile; servicii de instalare; transport si depozitare de marfuri, organizare de calatorii; tratament de materiale.
– potrivit certificatului eliberat de ORC de pe lânga Tribunalul Constanta, pârâta are în obiectul sau de activitate, potrivit codificarii CAEN 5154, comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de încalzire.
– prin cererea de chemare în judecata reclamanta a invocat doua temeiuri distincte, art.35 din Legea nr.84/1998 si Legea nr.11/1991, în ambele situatii prevalându-se de drepturile exclusive dobândite prin înregistrarea marcii E.; în prima situatie a invocat conflictul dintre marca sa si numele comercial al pârâtei, dobândit ulterior înregistrarii marcii – din perspectiva contrafacerii, iar pentru a doua ipoteza, folosirea de catre pârâta a propriei firme de o maniera susceptibila a produce confuzie cu marca reclamantei – concurenta neloiala.
– potrivit art.35 din Legea nr.84/1998, pe care reclamanta îsi întemeiaza actiunea, înregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra acesteia, în temeiul caruia poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor folosirea în activitatea lor comerciala, fara consimtamântul titularului, un semn care, data fiind asemanarea produselor/serviciilor carora li se aplica semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrata, ar produce în perceptia publicului un risc de confuzie, incluzând si riscul de asociere a marcii cu semnul.
– întrucât pe parcursul judecarii cauzei s-a facut dovada faptului ca parata si-a schimbat denumirea din SC E.N.T. SRL in SC B.I. SRL, sens in care reclamanta a renuntat la judecata cererii având ca obiect obligarea pârâtei la schimbarea denumirii, instanta nu a mai analizat actiunea si din perspectiva acestui aspect, referitor la folosirea fara drept de catre parata a semnului E.
– raportat la clasele de produse si servicii pentru care este înregistrata marca E., domeniile de activitate ale celor doua societati nu sunt nici macar similare, astfel ca din perspectiva art.35 din Legea nr.84/1998, nu se poate retine existenta vreunui risc de confuzie între produsele acestora.
– reclamanta nu a facut nicio dovada ca parata foloseste efectiv numele sau comercial prin aplicare pe produse ce intra in domeniul sau de activitate, pe documente sau pentru publicitate, neoferind vreun indiciu care sa permita încadrarea acestor acte de folosinta in dispozitiile art.35 alin.3 din lege; prin urmare, instanta a fost lipsita de mijloacele concrete de evaluare a riscului de confuzie în sensul ca, desi aprecierea se face in abstract, prin raportare la perceptia consumatorului mediu, trebuie demonstrata utilizarea de catre pârâta a acestei denumiri si modalitatea în care a folosit-o.
– nu s-a dovedit savârsirea de catre parata a vreunei fapte de concurenta neloiala, desi era imperios necesar sa se probeze utilizarea numelui comercial si modalitatea in care ea a avut loc, astfel încât sa se poata determina daca este vorba de o folosire abuziva si de natura a produce confuzie cu utilizarea legitima de catre reclamanta a propriei marci, respectiv de deturnarea clientelei sau doar de inducerea ei in eroare.
– este lipsita de suport legal cererea de obligare a paratei la prezentarea listei cu clientii societatii, cantitatea de marfa vânduta, stocurile de marfa si materie prima existente in perioada 2004-2007, ca si capat de cerere distinct; o atare solicitare prezinta relevanta in plan probator si putea fi valorificata in cursul judecatii, in situatia in care prin actiunea introductiva se solicita si obligarea paratei la daune.
Împotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta S.C. E. S.A. si a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie sub urmatoarele aspecte:
– încalcarea prevederilor art.5 alin.1 din OUG nr.100/2005 prin respingerea cererii referitoare la administrarea de probe, respectiv la obligarea pârâtei sa prezinte listele cu clientii societatii, cantitatea de marfa vânduta, stocurile de marfa si materie prima existente în perioada 01.12.2004 – 22.02.2007.
A sustinut apelanta ca administrarea acestor probatorii era indispensabila solutionarii corecte a cauzei si ca în lipsa lor s-a aflat în imposibilitate de a proba prejudiciul ce i-a fost cauzat prin folosirea particulei “E” în perioada în care denumirea societatii pârâte o includea.
Au fost invocate si prevederile art.89 alin.2 din Legea nr.84/1998 aratându-se ca actele contabile sunt singurele probe în sustinerea pretentiilor apelantei, iar acestea se afla sub controlul pârâtului.
– gresita apreciere a lipsei de asemanare între obiectul de activitate al celor doua societati.
În dezvoltarea acestei critici s-a aratat, pe de o parte, ca activitatea secundara a celor doua firme este identica si ca instanta era obligata si la verificarea acestei activitati secundare, iar pe de alta parte, ca argumentele hotarârii sunt contradictorii. Referitor la acest din urma aspect s-a aratat ca, din chiar enumerarea facuta de tribunal rezulta ca obiectul protectiei marcii apelantei se suprapune cu obiectul principal de activitate al reclamantei, chiar si numai pentru ca societatea reclamanta are marca protejata pentru metale comune si aliajele lor, materiale de etansat si izolat, iar intimata pârâta are drept obiect principal de activitate furnituri de fierarie pentru încalzire care, în mod evident, sunt din metal.
Intimata S.C. B.I. S.R.L. a solicitat prin întâmpinare respingerea apelului ca nefondat, iar în motivare a aratat ca, în conditiile în care apelanta reclamanta nu a prezentat vreo proba din care sa rezulte ca aceasta i-ar fi utilizat marca în activitatea comerciala sau ca ar fi aplicat-o pe vreun produs similar cu cele produse si/sau comercializate de reclamanta, nu poate invoca nelegalitatea aplicarii prevederilor art.5 alin.1 din OUG nr.100/2005.
A mai sustinut intimata ca nu a produs sau comercializat niciodata produse purtând marca E., cu atât mai putin din zona celor protejate prin certificatul de înregistrare la OSIM si ca, mai mult, nici macar reclamanta apelanta nu a produs si comercializat produse din domeniile si din zona geografica pentru care a obtinut drepturi protejate prin lege, acesta fiind si motivul pentru care nu poate aduce probe în sustinerea actiunii sale.
ONRC a aratat prin întâmpinare ca opozabilitatea fata de registru a hotarârilor judecatoresti prin care se dispune efectuarea de înregistrari în registrul comertului nu se asigura prin participarea procesuala a acestora, ci rezulta ex lege.
În sustinerea apelului s-a solicitat administrarea probei cu expertiza contabila având ca obiectiv determinarea clientilor societatii intimate, a cantitatii de bunuri vândute pe fiecare categorie în parte, a stocurilor de marfa si materii prime începând cu 01.12.2004 si pâna în prezent.
Analizând legalitatea si temeinicia hotarârii atacate în raport cu criticile formulate instanta retine urmatoarele:
Potrivit art.5 alin.1 din O.U.G. nr.100/2005 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala – a carui nesocotire a fost invocata de reclamanta prin prima critica a apelului si pe care a fost întemeiata cererea de probatorii formulata la fond si în apel – la solicitarea unei parti care a prezentat elemente de proba, în mod rezonabil accesibile si suficiente în sustinerea afirmatiilor sale si daca aceste elemente se afla sub controlul partii adverse, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca aceste elemente de proba sa fie produse de partea adversa, sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale.
De asemenea, potrivit art.89 alin.2 din Legea nr.84/1998, în cazurile în care mijloacele de proba în sustinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul pârâtului, instanta va putea sa ordone ca probele sa fie produse de catre pârât, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.
Din interpretarea coroborata a textelor de lege mentionate rezulta ca producerea probelor de catre partea adversa poate fi ordonata de instanta investita cu solutionarea litigiului prin care reclamantul invoca nerespectarea dreptului sau de proprietate industriala numai în masura în care acesta a prezentat în sustinerea pretentiei sale „elemente de proba în mod rezonabil accesibile si suficiente”, din care sa rezulte folosirea efectiva de catre pârâta a numelui sau comercial prin aplicare pe produse ce intra în domeniul sau de activitate, pe documente sau pentru publicitate.
Cum nici prin cererea de chemare în judecata si nici ulterior, pe parcursul solutionarii cauzei, reclamanta nu a prezentat astfel de elemente de proba, care sa justifice obligarea pârâtei la prezentarea listelor cu clientii societatii, cantitatea de bunuri vânduta, stocuri de marfa si materii prime, în mod corect a apreciat instanta de fond ca solicitarea acesteia excede textului de lege invocat. Masura dispusa nu încalca dreptul la aparare al titularei actiunii deoarece, în absenta oricarei probe din care sa rezulte folosirea fara drept de catre pârâta a marcii, contrafacerea sau producerea de marfuri si servicii purtând mentiuni false, în scopul inducerii în eroare a publicului sau a celorlalti comercianti, nu se poate impune acesteia sa prezinte sau sa permita verificarea documentelor sale financiare sau comerciale pentru ca o asemenea obligatie ar contraveni prevederilor legale ce reglementeaza sarcina probei si modalitatea de administrare a acesteia, ori potrivit art.3 din OUG nr.100/2005, masurile si procedurile reglementate prin legile de proprietate industriala trebuie sa fie efective, descurajatoare si sa fie aplicate astfel încât sa se evite crearea de obstacole în calea comertului legitim si, totodata, sa ofere protectie împotriva folosirii abuzive a acestora.
În mod corect a apreciat instanta de fond si asupra lipsei de identitate sau asemanare între obiectul de activitate al societatilor implicate în prezentul litigiu.
Se retine, sub acest aspect, ca certificatul de înregistrare la OSIM îi confera reclamantei, în calitate de titulara a marcii nr.54524, un drept exclusiv de a o folosi, pe o perioada de 10 ani, începând cu 04.07.2002, numai pentru clasa de produse/servicii pentru care a fost înregistrata, astfel cum au fost indicate în anexa, respectiv pentru clasa 6 – metale comune si aliajele lor; clasa 17 – cauciuc, gutaperca, guma, asbezt, mica si produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; materiale de calafatuire, etansat si izolat, conducte flexibile nemetalice; clasa 27 – covoare, presuri, rogojini, linoleum si alte produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale, nu din materiale textile; clasa 37 – servicii de instalare; clasa 39 – transport si depozitare de marfuri; organizare de calatorii; clasa 40 – tratament de materiale.
Din certificatul eliberat de ONRC rezulta ca pârâta S.C. B.I. S.R.L. are ca obiect principal de activitate comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de încalzire, dar si activitati secundare de fabricare sau comercializare produse din metal sau plastic, îmbracaminte, încaltaminte si altele.
Compararea relatiilor furnizate de aceste doua înscrisuri conduce la concluzia ca, raportat la clasele de produse si servicii pentru care este înregistrata marca E., domeniile de activitate ale celor doua societati nu se suprapun si nu exista risc de confuzie între produsele acestora, nici macar în raport de activitatile secundare ale societatii pârâte, cum în mod nefondat se sustine în apel, cu atât mai mult cu cât pentru nici una dintre activitatile enumerate cu acest titlu în certificatul O.N.R.C. nu s-a dovedit aspectul nelegal si neloial al folosirii semnului E. de catre pârâta.
Nefondata este si critica referitoare la caracterul contradictoriu al considerentelor expuse de instanta de fond pentru ca tribunalul a aratat în mod clar si concis motivele pentru care nu se poate retine incidenta art.35 din Legea nr.84/1998, respectiv folosirea fara drept, în activitatea comerciala a pârâtei a unui semn identic sau asemanator cu marca înregistrata a pârâtei sau efectuarea vreunuia dintre actele aratate în alin.2 al aceluiasi text de lege; concluzia contrara acestei solutii nu poate fi retinuta, cum în mod nefondat sustine apelanta, din simpla împrejurare ca unele dintre produsele fabricate sau comercializate de pârâta sunt confectionate din metal pentru ca identitatea materialului din care sunt realizate produsele celor doua societati nu atrage în mod automat consecinta încalcarii nelegale a dreptului la marca recunoscut pârâtei.
Pentru considerentele expuse si în temeiul art.296 din Codul de procedura civila, apelul va fi respins ca nefondat.
