Decizia civilă nr. 231/R din 08.09.2010 a Curţii de Apel Galaţi
Prin cererea formulată, reclamanta SC V SRL Buc. a chemat în judecată pârâta S.C. V.S. SRL, pentru ca pe cale de hotărâre judecătorească să se constate că denumirea de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al SC V. SRL Buc., să se interzică utilizarea mărcii V. ca nume comercial şi să fie obligată pârâta să modifice denumirea.
În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că denumirea sa este înregistrată la Registrul Comerţului, iar marca ,,V” este înregistrată la OSIM.
Cum prin înregistrarea mărcii a dobândit exclusivitate, pârâta încalcă dreptul său la marcă şi trebuie să i se interzică utilizarea având în vedere disp. art. 35 din Legea 84/1998.
Totodată prin înregistrarea denumirii de ,,V.S.’’ pârâta a încălcat disp. art. 8 din Legea 148/2000, care interzice de a crea confuzie pe piaţă.
Cum pârâta are în obiectul de activitate codurile CAEN pentru care a înregistrat marca, a solicitat obligarea pârâtei la schimbarea denumirii.
Legal citată, pârâta a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.
A arătat că reclamanta face confuzie între marcă şi firmă, care deşi fac parte din sfera drepturilor de proprietate industrială au funcţii şi natură juridică diferită.
Faptul că are în denumire cuvântul ,,V.’’ nu înseamnă că foloseşte în activitatea comercială un semn ce este perceput de consumatori ca o marcă.
Denumirea pe care pârâta o foloseşte în operaţiunile şi actele sale nu are rolul unei mărci, iar numele comercial este protejat potrivit art. 8 din Convenţia de la Paris, pentru protecţia proprietăţii industriale, indiferent dacă face parte dintr-o marcă sau nu.
Nu sunt aplicabile nici dispoziţiile art. 8 din Legea 148/2000, pentru că pârâta nu a făcut nici un act de publicitate de natură a afecta în vreun fel pârâta.
Prin sentinţa comercială pronunţată de Tribunalul Vn. – Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.
Sentinţa a fost menţinută de Curtea de Apel Gl. prin respingerea ca nefondat a apelului declarat de reclamanta SC V. SRL.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Comercială a admis recursul declarat de reclamantă şi, casându-se atât decizia Curţii de Apel Gl, cât şi sentinţa comercială a Tribunalului Vn – Secţia Comercială, a fost trimisă cauza spre rejudecare Tribunalului Vn – Secţia Civilă.
Pentru a decide astfel, instanţa supremă a stabilit, din oficiu, că natura juridică a litigiului este civilă, nu comercială, pentru că acţiunea, având ca obiect încălcarea dreptului la marcă, este fundamentată pe dispoziţiile art.35 alin.3 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi vizează materia proprietăţii industriale, care conform art.2 alin.1 lit.e CPC este de competenţa instanţei civile. În consecinţă, înalta curte a admis excepţia necompetenţei materiale a instanţei comerciale pusă în discuţie din oficiu.
În rejudecare, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Vn –Secţia Civilă.
Tribunalul Vn – secţia civilă a respins ca neîntemeiată acţiunea.
Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut următoarele :
SC V SRL Buc. : Reclamanta şi-a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, începând cu data de 18.12.2003, marca ce constă în imaginea în ocru şi verde a unei jumătăţi de sticlă răsturnată sub care este înscrisă denumirea de V., împrejurare atestată de certificatul de înregistrare a mărcii acordat în baza Legii nr.84/1998. Marca a fost înregistrată pentru activităţile de comercializare, ambalare, depozitare şi transport al băuturilor alcoolice.
SC V.S. SRL Focşani : Pârâta s-a înregistrat cu această denumire la de pe lângă Tribunalul Vn. la data de 10.03.2006, având ca activitate principală comerţul cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor, astfel cum rezultă din certificatul de înregistrare. Obiectul secundar de activitate al societăţii include şi activităţi similare claselor pe care reclamanta şi-a înregistrat marca, astfel cum rezultă din adresa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Pârâta a precizat însă că activitatea sa se bazează pe importul de utilaje şi tehnologie oenologică din spaţiul Uniunii europene, pe care le comercializează în cele două incinte şi că nu produce utilaje sub sigla proprie, nu foloseşte etichetă proprie, cu însemnele firmei, vânzarea realizându-se sub denumirea tehnică a produsului importat, în ambalajele originale, cu însemnele specifice fiecărui producător, utilizându-se documentele de însoţire a mărfii. Pârâta a mai precizat că denumirea sa este utilizată exclusiv pe documentele financiar-contabile emise de societate, iar reclamanta nici nu a susţinut şi nici nu a dovedit contrariul.
Temeiul juridic invocat de petentă este în principal art.35 din Legea 84/1998 potrivit căruia: Inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii.
Titularul mărcii poate cere instantei judecatoresti competente sa interzica tertilor sa foloseasca, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul titularului: a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru care marca a fost inregistrata; b) un semn care, data fiind identitatea sau asemanarea cu marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau serviciilor carora li se aplica semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost inregistrata, ar produce in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul; c) un semn identic sau asemanator cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca, din folosirea semnului, fara motive intemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele marcii sau folosirea semnului ar cauza titularului marcii un prejudiciu.
In aplicarea alin. 2, titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor, in special, urmatoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
De asemenea, s-a invocat art.8 din Legea 148/2000 privind publicitatea, care însă a fost abrogat de art.23 Cap.IV din Legea 158/2008.
Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, ratificată de românia prin decretul mr.1177/1968, în art.1 alin.2 care stabileşte că ,,Protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale”, iar conform art.8 ,,Numele comercial va fi protejat în toate ţările uniunii, fără obligaţia de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică de comerţ”.
Noţiunea de semn. Instanţa trebuie să stabilească dacă noţiunea de semn la care se referă alin.2 al art.35 din Legea 84/1998 poate avea înţelesul de denumire sub care pârâtul comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează, pentru a putea verifica susţinerea reclamantei că aceată denumire de comerciant a pârâtei încalcă dreptul la marcă al reclamantei.
Chiar din cuprinsul art. 3 din Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice rezultă că şi denumirea comercială poate avea înţelesul de semn.
Astfel, potrivit acestui text de lege, în intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza: a) marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane; pot constitui marci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si, in special, forma produsului sau a ambalajului sau, combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne.
Aşadar, legea exemplifică în ce poate consta un semn distinctiv, care între altele poate fi reprezentat de un cuvânt.
Ori, denumirea comercială, respectiv firma în înţelesul art.30 alin.1 din Legea 26/1990 cuprinde cuvinte, astfel cum rezultă din 39 din lege care interzice folosirea unor anumite cuvinte.
Întrunirea condiţiilor prev. de alin.2 al art.35 din Legea 84/1998:
În cuprinsul acestui text de lege sunt stabilite trei ipoteze diferite în care un semn poate încălca dreptul la marcă al titularului.
I. a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acela pentru care marca a fost inregistrata.
În această ipoteză, trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile:
– semnul să fie identic cu marca, în cazul nostru cuvântul din denumirea comerciantului să fie identic cu marca. Ori, pe de o parte, marca reclamantei, pe lângă cuvântul V., mai cuprinde şi alt semn reprezentat grafic şi colorat deosebit, iar pe de altă parte denumirea pârâtei, pe lângă cuvântul V., mai cuprinde şi specificaţia S., în concordanţă cu dispoziţiile art.38 din Legea 26/1990potrivit căruia orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente; iar când o firma noua este asemănătoare cu o alta, trebuie sa se adauge o menţiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comerţ exercitat sau în orice alt mod.
Aşadar, denumirea pârâtei nu este identică cu marca.
– produsele sau serviciile oferite de cei doi comercianţi să fie identice. Ori, am stabilit anterior că cele două societăţi nu comercializează produse identice şi nu oferă servicii identice, iar reclamanta nici nu a invocat acest lucru, împrejurare pe care o confirmă în cererea de apel îndreptată împotriva primei sentinţe.
Nefiind îndeplinită niciuna dintre condiţii, această ipoteză nu se verifică.
II. b) un semn care, data fiind identitatea sau asemanarea cu marca ori data fiind identitatea sau asemanarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Faţă de prima ipoteză, aceasta lasă posibilitatea ca între semn şi marcă sau între produse sau servicii să existe doar o asemănare, nu numai identitate, adăugând însă condiţia ca această asemănare să producă in perceptia publicului un risc de confuzie, incluzand si riscul de asociere a marcii cu semnul.
Ori, dacă asemănarea denumirii pârâtei cu marca reclamantei nu poate fi contestată, având în vedere faptul că un element component al fiecăreia dintre acestea, cuvântul V., este identic, iar asemănarea dintre produsele şi serviciile ce fac obiectul comerţului fiecăreia dintre părţi ar putea acceptată, având în vedere că toate au legătură cu alcoolul, respectiv vinul, riscul de confuzie sau de asociere dintre denumire şi marcă nu a fost considerat de instanţă evident, cu motivarea că atât denumirea comercială, cât şi marca cuprind şi alte elemente cu caracter distinctiv.
În concluzie a reţinut că nu sunt întrunite condiţiile prev. de art.36 alin.2 lit.b.
Curtea de Apel Gl. a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa, în sensul că a admis acţiunea şi a constatat că numele comercial al pârâtei SC C.S. SRL încalcă drepturile exclusive asupra mărcii reclamantei SC V. SRL.
A fost obligată pârâta să înceteze folosirea denumirii ca nume comercial în activitatea economică.
Principiile de drept stabilite în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie în aprecierea conflictului dintre marcă şi nume comercial sunt aplicabile în speţă, scopul art. 5(1) din Directiva Consiliului Europei nr.89/104/EEC, transpus în legislaţia română prin disp.art.35 din Legea nr.84/1998 (devenit art.36 în urma numerotării din 2010), fiind acela de a proteja funcţia mărcii de indicare a originii comerciale.
In toate situaţiile în care o marcă anterioară intră în conflict cu un semn folosit în activitatea comercială de către un terţ se aplică regulile din art.36 indiferent dacă semnul este nume comercial sau nu, tocmai pentru a se putea evita producerea unui risc de confuzie între titularul mărcii şi cel care foloseşte semnul.
In situaţia în care semnul este un nume comercial sunt avute în vedere prevederile art.6 din Directivă (corespunzător art.39 din legea română), care impun o condiţie suplimentară: verificarea folosirii de către terţ conform bunelor practici din domeniul industrial ori comercial.
După cum rezultă din jurisprudenţa constantă a Curţii, titularul unei mărci înregistrate poate interzice utilizarea de către un terţ a unui semn identic sau similar cu marca sa, în aplicarea art.5 alin.1, lit.b din Directiva 89/104/CEE, numai dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiţii :
1.utilizarea să aibă loc în cadrul comerţului;
2.utilizarea să aibă loc fără consimţământul titularului mărcii;
3.utilizarea să aibă loc pentru produse şi servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca, şi,
4.utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii, care este de a garanta consumatorilor provenienţa produselor sau a serviciilor, ca urmare a unui risc de confuzie în percepţia publicului (cauzele C-17/2006 Celine, C-48/2005 Adam Opel, C-120/2004 Medion).
Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudenţe constante, constituie risc de confuzie în sensul acestei dispoziţii riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeaşi întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. (Cauza C-342/1997, Lloy Schuhfabrik Mayer). Astfel utilizarea unui sistem identic sau similar cu marca, ce generează un risc de confuzie în percepţia publicului, aduce atingere sau poate aduce atingere funcţiei esenţiale a mărcii.
In speţă, toate aceste condiţii sunt îndeplinite.
1) Astfel, nu s-a contestat că pârâta îşi foloseşte numele comercial, în activitatea comercială. De altfel e evident că toate înscrisurile utilizate în activitatea comercială (de exemplu ; facturi, chitanţe), precum şi materiale publicitare conţin denumirea societăţii.
2) De asemenea, pârâta nu a afirmat că ar fi existat consimţământul titularului mărfii pentru utilizare
3)E îndeplinită şi dea de a treia condiţie şi anume : utilizarea să aibă loc pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca.
In speţă, reclamanta şi-a înregistrat marca )ce constă în imaginea în ocru şi verde a unei jumătăţi de sticlă răsturnată pe care e înscrisă denumirea V.) pentru activităţi de comerciale, ambalare, depozitare şi transport al băuturilor alcoolice.
E adevărat că pârâta, al cărei nume comercial este SC V.S. SRL are ca domeniul principal de activitate comerţ cu produse destinate industriei viei şi vinului, importând şi comercializând utilaje şi tehnologiei oenologică din spaţiul UE.
Dar, aşa cum rezultă din relaţiile furnizate de ONRC în obiectul secundar de activitate sunt incluse activităţi similare celor pentru care reclamanta şi-a înregistrat marca (comerţ cu ridicata şi cu amănuntul a băuturilor alcoolice.
4) E îndeplinită şi cea de-a patra condiţie privind atingerea adusă funcţiei esenţiale a mărcii, ca urmare a unui risc de confuzie în percepţia publicului câtă vreme elementele dominante ale mărcii şi semnului sunt identice (V.), existenţa riscului de confuzie neputând fi pusă la îndoială.
Adăugarea apelativului „service” nu este de natură să înlăture riscul de confuzie prin asocierea denumirii cu marca, cu atât mai mult cu cât nici măcar nu are nici o legătură cu activitatea principală desfăşurată de pârâtă.
In concluzie, instanţa reţine că folosirea numelui comercial de către pârâtă în relaţiile cu clienţii şi partenerii de afaceri (chiar dacă acesta nu este fixat efectiv pe produsul oferit spre comercializare) creează riscul ca publicul să creadă că produsele provin de la aceeaşi firmă sau, eventual, firme legate din punct de vedere economic (cauza C -342/97, Lloyd Schuhfabrik Mayer). (Red. S.B.)
