În absenţa oricărei probe din care să rezulte folosirea fără drept de către pârâtă a mărcii, contrafacerea sau producerea de mărfuri şi servicii purtând menţiuni false, în scopul inducerii în eroare a publicului sau a celorlalţi comercianţi, nu se poate impune acesteia să prezinte sau să permită verificarea documentelor sale financiare sau comerciale pentru că o asemenea obligaţie ar contraveni prevederilor legale ce reglementează sarcina probei şi modalitatea de administrare a acesteia, or, potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 100/2005, măsurile şi procedurile reglementate prin legile de proprietate industrială trebuie să fie efective, descurajatoare şi să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerţului legitim şi, totodată, să ofere protecţie împotriva folosirii abuzive a acestora.
Raportat la clasele de produse şi servicii pentru care este înregistrată marca E., domeniile de activitate ale celor două societăţi nu se suprapun şi nu există risc de confuzie între produsele acestora, nici măcar în raport de activităţile secundare ale societăţii pârâte, cum în mod nefondat se susţine în apel, cu atât mai mult cu cât pentru niciuna dintre activităţile enumerate cu acest titlu în certificatul O.N.R.C. nu s-a dovedit aspectul nelegal şi neloial al folosirii semnului E. de către pârâtă.
Secţia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, precum şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 277 din 8 noiembrie 2010
Prin acțiunea înregistrată la 13.11.2007, reclamanta SC E. SA a chemat în judecată pe pârâtele SC E.N.T. SRL și O.N.R.C. pentru ca prin hotărâre judecătorească prima dintre pârâte să fie obligată la schimbarea denumirii societății prin eliminarea particulei E., să i se interzică deținerea în scopul comercializării sau comercializarea produselor purtând semnul E., importul-exportul produselor purtând același semn, utilizarea pe documentele societății pârâte sau pentru publicitate a acestuia și să fie obligată la prezentarea listelor cu clienții societății, cu cantitatea de marfă vândută, cu stocurile de marfă și materii prime începând cu 1.12.2004, precum și la plata cheltuielilor de judecată.
în motivare s-a arătat că asociatul unic și administratorul SC E.N.T. SRL este un fost angajat al societății reclamante, care a deținut funcția de director; în prezent, acesta utilizează cu rea-credință numele societății reclamante, ceea ce produce confuzie în rândul clientelei acesteia.
A mai susținut reclamanta că a înregistrat marca E. la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), conform certificatului nr. 54524/04.07.2002, și că prin folosirea de către pârâtă a denumirii E. se produce confuzie între numele celor două societăți pentru că, în condițiile în care produsele comercializate sunt similare, publicul consideră că se adresează firmei reclamante și există riscul de asociere cu marca acesteia din urmă.
S-au invocat și prevederile art. 35 din Legea nr. 84/1998, conform cărora înregistrarea mărcii îi conferă titularului un drept exclusiv asupra ei, și s-a susținut că prin utilizarea de către pârâtă a mărcii E. se produc importante prejudicii atât societății reclamante, cât și consumatorilor, care sunt înșelați cu privire la calitatea bunurilor pe care le achiziționează, pentru că mărfurile pârâtei sunt identice sau similare cu cele comercializate de reclamantă și sunt prezentate ca fiind originale E.
în temeiul art. 89 din Legea nr. 84/1998 s-a solicitat obligarea pârâtei la înfățișarea mijloacelor de probă pe care le deține în prezent, pentru a se putea cuantifica prejudiciul real cauzat prin contrafacerea produselor societății reclamante.
Prin notele de ședință depuse la 19.02.2008, O.N.R.C. a arătat că prin încheierea nr. 12631/22.02.2007 pronunțată de judecătorul delegat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța a fost admisă cererea de mențiuni conform căreia SC E.N.T. SRL și-a schimbat denumirea în SC B.I. SRL.
Totodată, pârâtul a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive și a arătat că opozabilitatea față de oficiile registrului comerțului a hotărârilor judecătorești prin care se dispune efectuarea de înregistrări în registrul comerțului este asigurată ope legis, potrivit art. 7 din Legea nr. 26/1990.
Pârâta SC B.I. SRL a invocat excepția lipsei de interes a reclamantei în promovarea acțiunii. în motivare s-a arătat că la data acționării în judecată denumirea societății fusese deja schimbată și că reclamanta nu a produs niciun fel de dovezi referitoare la comercializarea, deținerea, importul și exportul produselor purtând semnul E.
Pe cale de consecință, și cererea de prezentare a listelor cu clienții societății, cu cantitatea de marfă vândută și de materii prime este lipsită de suport legal sau probant.
Inițial, cererea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța, Secția comercială și administrativ și fiscal, sub nr. 10918/118/2007.
Prin încheierea de ședință din 19.03.2008, această instanță a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului O.N.R.C., iar prin sentința civilă nr. 2753/25.09.2008 a respins excepția lipsei de interes a acțiunii și acțiunea, astfel cum a fost restrânsă, ca nefondate.
în temeiul art. 246 C.proc.civ., a luat act de renunțarea reclamantei la judecata cererii de obligare a pârâtei la schimbarea denumirii societății prin eliminarea particulei E. și a obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 4.230 lei cheltuieli de judecată.
Prin decizia civilă nr. 21/11.03.2009 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 10918/118/2007 a fost respins apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței civile nr. 2753/25.09.2008.
înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de reclamantă împotriva acestei din urmă hotărâri prin decizia civilă nr. 2933/17.11.2009, prin care a trimis cauza spre judecare Tribunalului Constanța, Secția civilă, reținând că acestei secții îi revine competența de soluționare a cauzei, în temeiul art. 32 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998.
Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța, Secția civilă, sub nr. 1771/118/16.02.2010.
Prin sentința civilă nr. 1016/02.06.2010 această din urmă instanță a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului O.R.C. și a respins acțiunea îndreptată împotriva acestui pârât ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, a respins excepția lipsei de interes în promovarea acțiunii, invocată de pârâta SC B.I. SRL, a luat act de renunțarea la judecata capătului de cerere ce a avut ca obiect obligarea pârâtei la schimbarea denumirii societății prin eliminarea particulei E., a respins acțiunea, astfel cum a fost restrânsă, și a obligat reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 4.230 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv onorariu de avocat.
Pentru a hotărî în acest sens instanța de fond a reținut următoarele:
– cum prezenta cauză are ca obiect interzicerea folosirii fără drept a unei mărci, iar reclamantul pretinde că vinovată de săvârșirea actelor de încălcare a dreptului la marcă se face pârâta SC E.N.T. SRL, O.N.R.C. nu poate sta în proces în calitate de pârât;
– nu se poate reține necesitatea chemării în proces a acestui pârât pentru opozabilitate, deoarece, în situația pronunțării unei hotărâri referitoare la acte, fapte și mențiuni ce trebuie înscrise în registrul comerțului, instanța dispune din oficiu înregistrarea mențiunilor corespunzătoare;
– în cererile referitoare la interzicerea utilizării mărcii interesul reclamantei este determinat de necesitatea înlăturării oricăror acte de încălcare a dreptului său la marcă protejat prin înregistrare, dar dovedirea existenței acestor acte prezintă importanță sub aspect probator, iar nu în planul condițiilor de exercitare a acțiunii civile;
– reclamanta este titulara mărcii E., cu element figurativ, înregistrată conform certificatului de înregistrare nr. 54524/04.07.2002 asupra claselor de produse și servicii 6, 17, 27, 37, 39 și 40 pentru metale comune și aliajele lor, minereuri: cauciuc, gutaperca, gumă, azbest, mică și produse din aceste materiale necuprinse în alte clase, materiale de călăfătuire, etanșat și izolat, conducte flexibile nemetalice; covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale, nu din materiale textile; servicii de instalare; transport și depozitare de mărfuri, organizare de călătorii; tratament de materiale;
– potrivit certificatului eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Constanța, pârâta are în obiectul său de activitate, potrivit codificării CAEN 5154, comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
– prin cererea de chemare în judecată reclamanta a invocat două temeiuri distincte, art. 35 din Legea nr. 84/1998 și Legea nr. 11/1991, în ambele situații prevalându-se de drepturile exclusive dobândite prin înregistrarea mărcii E.; în prima situație a invocat conflictul dintre marca sa și numele comercial al pârâtei, dobândit ulterior înregistrării mărcii din perspectiva contrafacerii, iar pentru a doua ipoteză, folosirea de către pârâtă a propriei firme de o manieră susceptibilă a produce confuzie cu marca reclamantei concurența neloială;
– potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, pe care reclamanta își întemeiază acțiunea, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra acesteia, în temeiul căruia poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților folosirea în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, un semn care, dată fiind asemănarea produselor/ serviciilor cărora li se aplică semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;
– întrucât pe parcursul judecării cauzei s-a făcut dovada faptului că pârâta și-a schimbat denumirea din SC E.N.T. SRL în SC B.I. SRL, sens în care reclamanta a renunțat la judecata cererii având ca obiect obligarea pârâtei la schimbarea denumirii, instanța nu a mai analizat acțiunea și din perspectiva acestui aspect, referitor la folosirea fără drept de către pârâtă a semnului E.;
– raportat la clasele de produse și servicii pentru care este înregistrată marca E., domeniile de activitate ale celor două societăți nu sunt nici măcar similare, astfel că din perspectiva art. 35 din Legea nr. 84/1998, nu se poate reține existența vreunui risc de confuzie între produsele acestora;
– reclamanta nu a făcut nicio dovadă că pârâta folosește efectiv numele său comercial prin aplicare pe produse ce intră în domeniul său de activitate, pe documente sau pentru publicitate, neoferind vreun indiciu care să permită încadrarea acestor acte de folosință în dispozițiile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 84/1998; prin urmare, instanța a fost lipsită de mijloacele concrete de evaluare a riscului de confuzie în sensul că, deși aprecierea se face în abstract, prin raportare la percepția consumatorului mediu, trebuie demonstrată utilizarea de către pârâtă a acestei denumiri și modalitatea în care a folosit-o;
– nu s-a dovedit săvârșirea de către pârâtă a vreunei fapte de concurență neloială, deși era imperios necesar să se probeze utilizarea numelui comercial și modalitatea în care ea a avut loc, astfel încât să se poată determina dacă este vorba de o folosire abuzivă și de natură a produce confuzie cu utilizarea legitimă de către reclamantă a propriei mărci, respectiv de deturnarea clientelei sau doar de inducerea ei în eroare;
– este lipsită de suport legal cererea de obligare a pârâtei la prezentarea listei cu clienții societății, cantitatea de marfă vândută, stocurile de marfă și materie primă existente în perioada 2004-2007, ca și capăt de cerere distinct; o atare solicitare prezintă relevanță în plan probator și putea fi valorificată în cursul judecății, în situația în care prin acțiunea introductivă se solicită și obligarea pârâtei la daune.
împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamanta SC E. SA și a criticat-o pentru nelegalitate și netemeinicie sub următoarele aspecte:
– încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 prin respingerea cererii referitoare la administrarea de probe, respectiv la obligarea pârâtei să prezinte listele cu clienții societății, cantitatea de marfă vândută, stocurile de marfă și materie primă existente în perioada 1.12.2004 – 22.02.2007.
A susținut apelanta că administrarea acestor probatorii era indispensabilă soluționării corecte a cauzei și că în lipsa lor s-a aflat în imposibilitate de a proba prejudiciul ce i-a fost cauzat prin folosirea particulei E. în perioada în care denumirea societății pârâte o includea.
Au fost invocate și prevederile art. 89 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 arătându-se că actele contabile sunt singurele probe în susținerea pretențiilor apelantei, iar acestea se află sub controlul pârâtului;
– greșita apreciere a lipsei de asemănare între obiectul de activitate al celor două societăți.
în dezvoltarea acestei critici s-a arătat, pe de o parte, că activitatea secundară a celor două firme este identică și că instanța era obligată și la verificarea acestei activități secundare, iar pe de altă parte, că argumentele hotărârii sunt contradictorii. Referitor la acest din urmă aspect s-a arătat că din chiar enumerarea făcută de tribunal rezultă că obiectul protecției mărcii apelantei se suprapune cu obiectul principal de activitate al reclamantei, chiar și numai pentru că societatea reclamantă are marca protejată pentru metale comune și aliajele lor, materiale de etanșat și izolat, iar intimata pârâtă are drept obiect principal de activitate furnituri de fierărie pentru încălzire care, în mod evident, sunt din metal.
Intimata SC B.I. SRL a solicitat prin întâmpinare respingerea apelului ca nefondat, iar în motivare a arătat că, în condițiile în care apelanta reclamantă nu a prezentat vreo probă din care să rezulte că aceasta i-ar fi utilizat marca în activitatea comercială sau că ar fi aplicat-o pe vreun produs similar cu cele produse și/sau comercializate de reclamantă, nu poate invoca nelegalitatea aplicării prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.
A mai susținut intimata că nu a produs sau comercializat niciodată produse purtând marca E., cu atât mai puțin din zona celor protejate prin certificatul de înregistrare la O.S.I.M. și că, mai mult, nici măcar reclamanta apelantă nu a produs și comercializat produse din domeniile și din zona geografică pentru care a obținut drepturi protejate prin lege, acesta fiind și motivul pentru care nu poate aduce probe în susținerea acțiunii sale.
O.N.R.C. a arătat prin întâmpinare că opozabilitatea față de registru a hotărârilor judecătorești prin care se dispune efectuarea de înregistrări în registrul comerțului nu se asigură prin participarea procesuală a acestora, ci rezultă ex lege.
în susținerea apelului s-a solicitat administrarea probei cu expertiză contabilă având ca obiectiv determinarea clienților societății intimate, a cantității de bunuri vândute pe fiecare categorie în parte, a stocurilor de marfă și materii prime începând cu 1.12.2004 și până în prezent.
Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport cu criticile formulate, instanța reține următoarele:
Potrivit art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială a cărui nesocotire a fost invocată de reclamantă prin prima critică a apelului și pe care a fost întemeiată cererea de probatorii formulată la fond și în apel la solicitarea unei părți care a prezentat elemente de probă, în mod rezonabil accesibile și suficiente în susținerea afirmațiilor sale și dacă aceste elemente se află sub controlul părții adverse, instanța judecătorească competentă poate să ordone ca aceste elemente de probă să fie produse de partea adversă, sub rezerva asigurării protecției informațiilor confidențiale.
De asemenea, potrivit art. 89 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, în cazurile în care mijloacele de probă în susținerea pretențiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanța va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiția garantării confidențialității informațiilor, potrivit legii.
Din interpretarea coroborată a textelor de lege menționate rezultă că producerea probelor de către partea adversă poate fi ordonată de instanța învestită cu soluționarea litigiului prin care reclamantul invocă nerespectarea dreptului său de proprietate industrială numai în măsura în care acesta a prezentat în susținerea pretenției sale „elemente de probă în mod rezonabil accesibile și suficiente”, din care să rezulte folosirea efectivă de către pârâtă a numelui său comercial prin aplicare pe produse ce intră în domeniul său de activitate, pe documente sau pentru publicitate.
Cum nici prin cererea de chemare în judecată și nici ulterior, pe parcursul soluționării cauzei, reclamanta nu a prezentat astfel de elemente de probă, care să justifice obligarea pârâtei la prezentarea listelor cu clienții societății, cantitatea de bunuri vândută, stocuri de marfă și materii prime, în mod corect a apreciat instanța de fond că solicitarea acesteia excede textului de lege invocat. Măsura dispusă nu încalcă dreptul la apărare al titularei acțiunii, deoarece, în absența oricărei probe din care să rezulte folosirea fără drept de către pârâtă a mărcii, contrafacerea sau producerea de mărfuri și servicii purtând mențiuni false, în scopul inducerii în eroare a publicului sau a celorlalți comercianți, nu se poate impune acesteia să prezinte sau să permită verificarea documentelor sale financiare sau comerciale pentru că o asemenea obligație ar contraveni prevederilor legale ce reglementează sarcina probei și modalitatea de administrare a acesteia, or, potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 100/2005, măsurile și procedurile reglementate prin legile de proprietate industrială trebuie să fie efective, descurajatoare și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim și, totodată, să ofere protecție împotriva folosirii abuzive a acestora.
în mod corect a apreciat instanța de fond și asupra lipsei de identitate sau asemănare între obiectul de activitate al societăților implicate în prezentul litigiu.
Se reține, sub acest aspect, că certificatul de înregistrare la O.S.I.M. îi conferă reclamantei, în calitate de titulară a mărcii nr. 54524, un drept exclusiv de a o folosi, pe o perioadă de 10 ani, începând cu 4.07.2002, numai pentru clasa de produse/ servicii pentru care a fost înregistrată, astfel cum au fost indicate în anexă, respectiv pentru clasa 6 metale comune și aliajele lor; clasa 17 cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; materiale de călăfătuire, etanșat și izolat, conducte flexibile nemetalice; clasa 27 covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte produse pentru acoperirea podelelor, tapete murale, nu din materiale textile; clasa 37 servicii de instalare; clasa 39 transport și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii; clasa 40 tratament de materiale.
Din certificatul eliberat de O.N.R.C. rezultă că pârâta SC B.I. SRL are ca obiect principal de activitate comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire, dar și activități secundare de fabricare sau comercializare produse din metal sau plastic, îmbrăcăminte, încălțăminte și altele.
Compararea relațiilor furnizate de aceste două înscrisuri conduce la concluzia că, raportat la clasele de produse și servicii pentru care este înregistrată marca E., domeniile de activitate ale celor două societăți nu se suprapun și nu există risc de confuzie între produsele acestora, nici măcar în raport de activitățile secundare ale societății pârâte, cum în mod nefondat se susține în apel, cu atât mai mult cu cât pentru niciuna dintre activitățile enumerate cu acest titlu în certificatul O.N.R.C. nu s-a dovedit aspectul nelegal și neloial al folosirii semnului E. de către pârâtă.
Nefondată este și critica referitoare la caracterul contradictoriu al considerentelor expuse de instanța de fond pentru că tribunalul a arătat în mod clar și concis motivele pentru care nu se poate reține incidența art. 35 din Legea nr. 84/1998, respectiv folosirea fără drept, în activitatea comercială a pârâtei, a unui semn identic sau asemănător cu marca înregistrată a pârâtei sau efectuarea vreunuia dintre actele arătate în alin. (2) al aceluiași text de lege; concluzia contrară acestei soluții nu poate fi reținută, cum în mod nefondat susține apelanta, din simpla împrejurare că unele dintre produsele fabricate sau comercializate de pârâtă sunt confecționate din metal pentru că identitatea materialului din care sunt realizate produsele celor două societăți nu atrage în mod automat consecința încălcării nelegale a dreptului la marcă recunoscut pârâtei.
Pentru considerentele expuse și în temeiul art. 296 C.proc.civ., apelul va fi respins ca nefondat.
(Judecător Irina Bondoc)
