Anulare marca. Înregistrarea cu rea-credinta. Notorietate. Regim probatoriu.
– Cod Civil, art.1169, art.1899 alin.2;
– Legea nr. 84/1998, art.3 lit.a, art.6 lit.d, art.20, art.48 alin.1 lit. si c;
– HG nr.833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998, Regula 16
În conditiile în care probatoriul administrat în cauza nu sustine teza expusa de pârâtele reclamante – în sensul ca numita G.C.G. ar fi actionat în numele si pe seama SC S. SRL depunând cererea de înregistrare a marcii Erdomed – si nu a fost dovedita cunoasterea, într-o alta modalitate decât prin intermediul mentionatei persoane, de catre SC S. SRL a utilizarii denumirii Erdomed de catre pârâtele reclamante, Curtea apreciaza ca în speta nu a fost rasturnata prezumtia de buna credinta ce opereaza – în puterea art. 1899 alin. 2 C.civ. – în favoarea celui ce a obtinut înregistrarea marcii.
În conditiile în care probatoriul administrat în cauza nu sustine teza expusa de pârâtele reclamante – în sensul ca numita G.C.G. ar fi actionat în numele si pe seama SC S. SRL depunând cererea de înregistrare a marcii Erdomed – si nu a fost dovedita cunoasterea, într-o alta modalitate decât prin intermediul mentionatei persoane, de catre SC S. SRL a utilizarii denumirii Erdomed de catre pârâtele reclamante, Curtea apreciaza ca în speta nu a fost rasturnata prezumtia de buna credinta ce opereaza – în puterea art. 1899 alin. 2 C.civ. – în favoarea celui ce a obtinut înregistrarea marcii.
În privinta notorietatii, pornind pe de o parte de la sustinerea pârâtelor reclamante potrivit careia semnul Erdomed a dobândit, prin utilizarea lui de catre acestea, valoarea de marca notorie, iar pe de alta parte de la necesitatea – derivata din exigentele Regulii 16 alin. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998 aprobat prin HG 833/1998 coroborat cu art. 1169 C.civ. – dovedirii situatiei astfel sustinute, Curtea constata ca probatoriul administrat în speta nu confirma teza avansata de pârâtele reclamante.
Prin Regula nr.16 din actul normativ mentionat se stabilesc în concret aspecte de fapt ce se impun a fi probate spre a se retine valoarea de marca notorie a unui semn utilizat în activitatea unei persoane (fizice sau juridice), respectiv: trebuie ca semnul sa fie larg cunoscut pe teritoriul României pentru segmentul de public caruia i se adreseaza produsele/serviciile la care se refera semnul.
Prin Regula nr.16 din actul normativ mentionat se stabilesc în concret aspecte de fapt ce se impun a fi probate spre a se retine valoarea de marca notorie a unui semn utilizat în activitatea unei persoane (fizice sau juridice), respectiv: trebuie ca semnul sa fie larg cunoscut pe teritoriul României pentru segmentul de public caruia i se adreseaza produsele/serviciile la care se refera semnul.
De asemenea, prin art. 20 din Legea 84/1998 se stabileste ca în aprecierea notorietatii trebuie avute în vedere: gradul de distinctivitate, initiala sau dobândita, a marcii notorii în România; durata si întinderea utilizarii în România a marcii notorii pentru produsele/serviciile în legatura cu care se pretinde o atare valoare; durata si întinderea publicitatii marcii notorii în România; gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata româneasca de catre segmentul de public caruia i se adreseaza; existenta unor marci identice sau similare pentru produse identice sau similare, apartinând altei persoane decât aceea care pretinde ca este notorie.
De asemenea, prin art. 20 din Legea 84/1998 se stabileste ca în aprecierea notorietatii trebuie avute în vedere: gradul de distinctivitate, initiala sau dobândita, a marcii notorii în România; durata si întinderea utilizarii în România a marcii notorii pentru produsele/serviciile în legatura cu care se pretinde o atare valoare; durata si întinderea publicitatii marcii notorii în România; gradul de cunoastere a marcii notorii pe piata româneasca de catre segmentul de public caruia i se adreseaza; existenta unor marci identice sau similare pentru produse identice sau similare, apartinând altei persoane decât aceea care pretinde ca este notorie.
Probatoriul administrat nu numai ca nu reflecta un grad ridicat de cunoastere a respectivelor produse de catre consumatorii carora li se adreseaza, nici o durata semnificativa de utilizare, dar nici raspândirea produselor ce purtau acest semn pe întreg teritoriul României (sau pe cea mai mare parte a acestui teritoriu); mai mult, probatoriul astfel administrat nici nu reliefeaza atribuirea de catre consumatori a produsului ce poarta semnul mentionat catre vreuna dintre pârâtele reclamante, spre a fi astfel satisfacut scopul determinat – ca cerinta esentiala pentru existenta unei marci – prin art. 3 lit. a din Legea 84/1998. (Decizia nr.143A din 03.06.2010 – Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a Civila si Pentru Cauze Privind Proprietatea Intelectuala)
Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a III-a civila la data de 04.06.2008, reclamantele S.C. B.I.&T. LTD si S.C. R. S.R.L. au chemat în judecata pe pârâtele CSC P.H. GmbH si S.C. S.I.E. S.R.L., solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa constate ca pârâtele savârsesc acte de contrafacere privind marca reclamantelor ERDOMED si sa dispuna interzicerea comercializarii de catre pârâte a produselor purtând aceasta marca ori folosirea sa în orice alta modalitate.
În motivarea cererii s-a aratat în esenta ca reclamantele au, potrivit art. 35 alin. 2 lit. b din Legea nr.84/1998 dreptul exclusiv de folosire asupra marcii ERDOMED – clasa 5, produse farmaceutice pentru uz uman, marca înregistrata la OSIM, însa au constatat ca se comercializeaza în magazinele Centrofarm si Hermes Pharma din Bucuresti flacoane de 100 ml, cu erdosteina pulbere pentru suspensie orala 3,5% si folii de 10 capsule, ambele aflate în ambalaje-cutii sub marca ERDOMED, cu specificarea literei R încercuita, având semnificatia ca marca este protejata prin înregistrare în România.
Din prospectele acestor produse si de pe site-ul oficial al Ministerului Sanatatii, rezulta ca detinatorul autorizatiei de punere pe piata este pârâta CSC P.H. GmbH, Austria, societate reprezentata în România de pârâta S.C. S.I.E. S.R.L.
În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 35 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998, iar, în dovedire, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.
Pârâtele CSC P.H. GmbH si S.C. S.I.E. S.R.L. au formulat cerere reconventionala, prin care au solicitat ca – în contradictoriu cu reclamantele si cu pârâtii S.C. S. S.R.L., G.C.G. si OSIM – sa se dispuna anularea înregistrarii marcii individuale verbale constând în denumirea ERDOMED si a certificatului de înregistrare a acestei marci nr. 68331, sa fie obligat OSIM la radierea marcii din Registrul National al Marcilor si pârâtele S.C. S. S.R.L. si C.(fosta G.)C.G. sa fie obligate în solidar la plata de daune morale în valoare de 39 lei, iar hotarârea sa fie publicata pe cheltuiala pârâtelor într-un numar dintr-un cotidian central si într-un numar din “Ziarul Financiar”.
În motivare, pârâtele reclamante au aratat ca marca Erdomed este înregistrata în Austria înca din 1995, si sub aceasta denumire sunt comercializate în România produse, cu autorizarile legale prevazute de legea 95/2006, înca din anul 2003 prin intermediul mai multor farmacii.
Înregistrarea marcii de catre S. S.R.L. s-a facut cu rea-credinta, dat fiind faptul ca persoana care reprezinta vointa sociala a acestei firme, în calitate de asociat unic si administrator – G.C.G. – si societati din acelasi grup cu pârâtele au existat raporturi de munca înca din mai 2002, iar aceasta prin profesia sa de medic si prin atributiile legate de promovarea produselor Erdomed cunostea faptul ca ele erau folosite de pârâte si se intentiona înregistrarea marcii de catre acestea.
De asemenea, s-a sustinut ca se impune anularea înregistrarii acestei marci si pentru faptul ca anterior înregistrarii exista o marca notorie identica în România.
În drept, au fost invocate dispozitiile art.48 alin.1 lit.c si art.48 alin.1 lit.b coroborat cu art. 6 lit. d din Legea 84/1998.
Prin completarea cererii reconventionale depusa la data de 5.09.2008, s-a solicitat, în contradictoriu si cu pârâta B.C.N., ca prin hotarârea care se va pronunta sa se dispuna si: anularea contractului de cesiune a marcii ERDOMED încheiat între S.C. S. S.R.L. si reclamanta B.I.&T. Ltd.; obligarea OSIM la radierea acestei cesiuni.
În motivare, pârâtele-reclamante au sustinut ca anularea înregistrarii marcii are ca efect inexistenta acesteia, cu efect retroactiv, ceea ce lipseste de obiect contractul de cesiune.
Prin întâmpinarea depusa, pârâtele CSC P.H. GmbH si S.C. S.I.E. S.R.L., au invocat exceptia lipsei interesului în formularea actiunii si exceptia exercitarii abuzive a drepturilor procesuale, sustinând ca reclamantele au obtinut înregistrarea marcii fara a avea o autorizatie de punere pe piata eliberata de Autoritatea Nationala a Medicamentelor, ceea ce înseamna ca nu au intentia de a folosi marca în cauza.
La termenul de judecata din data de 10.09.2008, constatându-se ca pe calea cererii reconventionale – în raport de art. 119 C.Proc.Civ. – nu este admisibila largirea cadrului procesual prin antrenarea în judecata a altor persoane decât cele ce figureaza în cererea de chemare în judecata, tribunalul a pus în vedere pârâtelor-reclamante sa precizeze fata de persoanele nou chemate în judecata, modalitatea în care acestea figureaza în litigiu.
În raport de sustinerile pârâtelor-reclamante privind formularea pe cale separata a cererii reconventionale, tribunalul a luat act de acest aspect la data de 28.01.2009, ramânând în discutie un singur capat de cerere, respectiv cel referitor la anularea marcii în contradictoriu cu reclamantele-pârâte.
La termenul de judecata din 3.12.2008, instanta a respins, ca neîntemeiata, exceptia lipsei de interes si a calificat exceptia exercitarii abuzive a drepturilor procesuale ca fiind o aparare de fond.
Prin sentinta civila nr. 525/08.04.2009, a fost respinsa cererea principala, ca neîntemeiata. A fost admisa în parte cererea reconventionala, dispunându-se anularea marcii individuale verbale constând din denumirea ERDOMED, având nr. 68331, înregistrata pentru clasa 5 de produse. Au fost respinse celelalte capete ale cererii reconventionale, ca inadmisibile.
Pentru a dispune astfel, instanta a retinut în esenta ca:
Marca ERDOMED având numar de depozit M 2004 08251, a fost înregistrata pentru clasa 5 – produse farmaceutice de uz uman – potrivit Deciziei nr. 220072/2006 a OSIM si potrivit certificatului de înregistrare marca nr. 68331, cu durata de protectie de 10 ani începând cu data de 27.09.2004, publicata în BOPI nr. 12/2005.
Titularul ei initial a cesionat drepturile conferite de aceasta înregistrare reclamantei S.C. B.I.&T. LTD, prin contractul de cesiune încheiat la data de 7.08.2007 înregistrat la OSIM si publicat în BOPI nr. 8/2007, iar pentru exploatarea marcii reclamanta cesionara a încheiat un contract de licenta cu S.C. R. S.R.L. pentru o perioada de 3 ani, înregistrat la OSIM sub nr. 1039369/21.12.2007.
La rândul sau, CSC P.H. GmbH are înregistrata pe teritoriul Austriei marca Erdomed, pentru clasa 5 de produse potrivit Clasificarii de la Nisa – produse farmaceutice – sub nr. 160408/1995.
Începând cu anul 2002, pentru comercializarea sub aceasta marca a medicamentului pe baza de erdosteina, CSC P.H. GmbH, a obtinut, o serie de autorizatii de punere pe piata emise de Autoritatea Nationala a Medicamentului: nr. 2794/2002/01 din 29.08.2002; nr. 2795/2002/01 din 29.08.2002; nr. 3316/2003/01 din 11.04.2003; nr. 3459/2003/01 din 29.05.2003; nr. 3458/2003/01 din 29.05.2003 pentru produs comercializat sub denumirea Erdomed în diferite forme: capsule de 150 mg, capsule de 300 mg, pudra; granule de 225 mg pentru suspensie orala, pudra pentru suspensie orala. De asemenea, pentru o serie dintre aceste produse autorizate au fost facute solicitari de reautorizare dupa expirarea termenului de 5 ani pentru care ele au fost acordate.
Reclamantele au sustinut ca, prin încalcarea drepturilor exclusive asupra marcii Erdomed, pârâtele comercializeaza aceste produse.
Alaturi de probele administrate de reclamante sub acest aspect, pârâta a depus la rândul sau o serie de facturi de la diferite farmacii din mai multe orase pentru perioada decembrie 2003 – ianuarie 2004.
Prin urmare, acest aspect nu este contestat, dimpotriva pârâtele sustinând ca produsul se bucura de notorietate la nivel national, fiind comercializat dupa obtinerea autorizatiilor mentionate, atât prin intermediul pârâtei S.I.E. S.R.L., cât si prin încheierea unor contracte de distributie cu alte societati comerciale, prin intermediul mai multor farmacii de pe întreg teritoriul tarii.
Tribunalul a apreciat ca se impune analiza cu prioritate a prioritar cererii reconventionale, date fiind efectele retroactive ale anularii marcii reclamantelor. Sub acest aspect, a retinut instanta fondului ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 48 lit. c din Legea nr. 84/1998, înregistrarea marcii de catre S. S.R.L. fiind facuta cu rea credinta.
Ca premisa, a constatat instanta ca cererii initiale de înregistrare pentru depozitul depus sub nr. M 2004 08251, formulata de catre S. S.R.L., i s-a eliberat avizul de refuz provizoriu nr.1014683/6.04.2005 si decizia de respingere nr. 213391/6.06.2005, constatându-se ca marca examinata nu poate fi protejata pentru lipsa distinctivitatii cu alte produse din clasa 5 si pentru imposibilitatea identificarii producatorului, ceea ce denota riscul de confuzie pentru consumatorul mediu în cazul în care pe piata produselor farmaceutice sunt mai multe produse cu aceeasi denumire. Ulterior, pe baza analizei comisiei de reexaminare, s-a dispus înregistrarea marcii pentru clasa 5 de produse farmaceutice.
Aceste aspecte nu constituie motive de anulare invocate în prezenta cauza, însa au fost retinute ca aspecte doveditoare ale faptului ca în perioada în care s-a facut depozitul pentru marca, produsul Erdomed era comercializat de pârâte, figurând în nomenclatorul produselor medicamentoase la nivelul datei de 31.12.2004.
Principala sustinere pentru dovedirea relei-credinte a pârâtelor-reclamante s-a axat asupra activitatii medicului G.C.G.
Sub acest aspect, s-a retinut ca aceasta persoana s-a aflat în raporturi de munca cu una dintre pârâte – S.C. S.I.&E. S.R.L. (contract de munca încheiat la data de 15.04.2002 pâna la 1.03.2003 aceasta având profesia de medic si ocupând postul de reprezentant medical cu atributii în promovarea stiintifica a produselor farmaceutice. Printr-un act aditional al acestui contract, G.C.G. si-a asumat obligatia ca pentru o perioada de 12 luni dupa încetarea raporturilor de munca sa nu încheie un alt contract de munca sau o alta colaborare, sa nu participe direct sau prin intermediar la capitalul social si sa nu administreze o firma având ca obiect de activitate promovarea si vânzare a de medicamente. Ulterior, aceasta persoana a încheiat un contract de munca cu CSC P.L.L. începând cu 1.03.2003 pâna la 30.11.2003 si apoi cu CSC P. S.A. pentru aceeasi functie de reprezentant medical, raporturile de munca cu diferite firme din grupul pârâtelor-reclamante continuând pâna la data demisiei, în 8.08.2007.
Având în vedere pregatirea profesionala a acestei persoane precum si atributiile sale în cadrul societatii pârâte – privind promovarea comerciala a produselor farmaceutice comercializate de pârâta, printre care Erdomed, Microser, Normix – coroborat si cu depozitia martorului R.E.C., care a aratat ca doctorul G. avea atributii în cadrul firmelor pârâte pentru promovarea produsului Erdomed si a altor medicamente precum Microser, Tritico, Vessel, Aulin, Normix, a retinut instanta ca aceasta persoana avea cunostinta despre demersurile de comercializare de catre pârâte pe piata româneasca a produselor Erdomed pentru care fusesera obtinute autorizatii de punere pe piata.
De asemenea s-a retinut ca aceeasi persoana – G.C.G. (fosta C.) – reprezenta si vointa sociala a S.C. I. S.R.L., ulterior S. S.R.L, în calitate de asociat si administrator (potrivit înscrisurilor de la filele 287 – 302). În aceasta calitate a angajat serviciile AGV – Agentie de Proprietate Industriala S.R.L având ca obiect protejarea marcilor apartinând acestei societati.
În plus, tribunalul a apreciat ca reprezinta un indiciu al relei-credinte si faptul ca marca a fost înregistrata fara ca pentru produsul respectiv sa fie eliberate reclamantelor-pârâte autorizatiile de punere pe piata, în conditiile Legii 95/2006.
În aceste conditii, a conchis instanta ca este întemeiata sustinerea pârâtelor-reclamante privind faptul ca rec1amantele pârâte (carora în calitate de succesori cu titlu particular, prin cesiunea drepturilor asupra marcii, li se opun toate actele autoarei S. S.R.L.) nu intentionau sa foloseasca efectiv marca, ci au intentionat înregistrarea unei marci de blocaj.
Se retinut ca înregistrarea anterioara a reclamantelor s-a facut cu rea credinta deoarece societatea S. S.R.L. cunostea ca pârâta CSC P.H. GmbH este titulara marcii în Austria si ca produsele farmaceutice sunt folosite în România sub aceeasi marca. Astfel, persoana care reprezinta vointa sociala a S. S.R.L – dna. G.C.G., asociat unic si administrator s-a aflat în relatii de munca în perioada mai 2002 – august 2007 cu alte societati din grupul din care face parte si CSC P.H. GmbH, cunoscând astfel activitatea de punere pe piata a produselor farmaceutice cu denumirea ERDOMED.
Dat fiind faptul ca a fost retinut ca motiv de anulare reaua-credinta la înregistrarea marcii, tribunalul a apreciat ca nu mai este necesar a fi analizat si motivul prevazut de art. 48 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 6 lit. d din Legea 84/1998.
De asemenea, dat fiind efectul retroactiv al anularii marcii a carei protectie reclamantele-pârâte o urmaresc prin promovarea cererii principale, instanta fondului a apreciat ca se impune respingerea acestei cereri, efectul anularii fiind tocmai lipsirea reclamantelor de protectia juridica a drepturilor exclusive decurgând din aceasta, ca singur impediment în admiterea cererii de chemare în judecata.
În ceea ce priveste celelalte capete de cerere reconventionala, inclusiv cererea de anulare a certificatului de înregistrare a marcii si de radiere din Registrul National al Marcilor, formulate în contradictoriu si cu OSIM, având în vedere dispozitiile luate pe parcursul procedurii judiciare referitoare la imposibilitatea largirii cadrului procesual pe cale reconventionala, tribunalul le-a respins ca inadmisibile.
Împotriva acestei sentinte au declarat apel reclamantele-pârâte.
În motivarea apelului se sustine în esenta ca:
1. Instanta a înteles gresit principiul teritorialitatii – care se regaseste în art. 1 din Legea 84/1998 – considerând gresit faptul ca o marca înregistrata anterior în alta tara (în speta în Austria) are vreun efect juridic pe teritoriul României. Fata de continutul normei mentionate, nu se poate invoca în România un drept anterior ce nu figureaza în Registrul National al Marcilor din România.
Atât timp cât intimatele nu au verificat la OSIM, în România existenta unor marci anterioare, si instanta de fond nu a tinut cont de existenta unor publicatii cu rol de opozabilitate si care stabilesc o prezumtie de cunoastere a situatiilor publicate, de la care curg termene legale de opozitie, sanctionate cu respingerea ca tardive a opozitiilor formulate peste termenul legal, considera apelantele ca nu se poate considera ca fiind prezumata cunoasterea de catre persoane juridice din România a înregistrarilor nationale din alte tari. În consecinta nu poate fi considerat un argument valid faptul ca intimata CSC P.H. GMBH a avut o marca anterioara în Austria, fapt care sa o îndreptateasca sa considere ca în România poate interveni în aceasta faza si poate solicita o înregistrare din România, o cesiune si o licenta.
Mai mult, intimata CSC P.H. GMBH a renuntat la continuarea înregistrarii în România, necontestând decizia OSIM de respingere a cererii de înregistrare pentru România, desi putea sa o faca.
2. Instanta a înteles si a aplicat gresit legislatia marcilor si cea a autorizarii scoaterii medicamentelor pe piata, în sensul ca nu a observat ordinea în care trebuie urmate procedurile în vederea producerii/vânzarii unui produs.
Astfel, instanta a considerat gresit ca emiterea unei autorizatii de punere pe piata ofera vreo prioritate/efect juridic împotriva unei cereri de înregistrare a marcii, dar nu a observat ca înregistrarea unei marci confera protectie juridica titularului împotriva celor ce o folosesc fara vreun titlu/drept, inclusiv prin comercializare, cu sau fara autorizarea de scoatere pe piata.
Mentioneaza apelantele ca, desi intimata CSC P.H. GMBH le acuza ca detin o marca de blocaj si invoca argumentul ca este necesara o APP pentru a înregistra o marca, aceasta a înregistrat marca Erdomed 649438 în 1995/1996 în Austria si Polonia desi a început comercializarea în aceste tari doar în 2008. Deci, întâi s-a înregistrat marca, apoi au obtinut APP si au început comercializarea.
Intimata CSC P.H. GMBH a creat intentionat confuzie în dosarul de fond, între Autorizatia de Punere pe Piata (APP) si autorizatia de fabricatie. Nici intimata CSC P.H. GMBH nu are autorizatii de fabricatie pentru ca nu e producator de medicamente, dar le poate vinde pe baza unui APP.
Mai arata apelantele ca, din informatiile pe care le detin, cedenta S. a început demersurile cu multe firme pentru a comercializa medicamente ERDOMED, dar din cauza blocajului cu APP din partea CSC P.H. GMBH nu a putut sa le finalizeze si a trebuit sa cesioneze marca. Societatea S. fiind dizolvata în acest moment, este practic imposibil sa se obtina dovezi consistente despre mentionatele demersuri ale acesteia.
3. Instanta a apreciat eronat argumentele notorietatii, neobservând criteriile legale pentru constatarea notorietatii, precum si momentul la care o marca trebuie sa îndeplineasca conditia notorietatii pentru a face sa înceteze efectele unui depozit sau a unei marci.
Notorietatea, pentru a fi temei de anulare a unei marci înregistrare, trebuie sa existe la momentul depunerii cererii de înregistrare de marca.
Or, reclamanta nu a facut dovada, conform legii, a notorietatii marcii:
Reclamanta nu a facut dovada promovarii marcii pe piata prin publicitate, în rândul consumatorilor carora li se adreseaza. A depus la dosar niste facturi emise de alta societate – CSC P. SA – si nu exista vreo dovada ca aceste materiale au vizat piata din România; de asemenea s-au depus niste pliante adresate persoanelor cu studii superioare medicale, nu utilizatorilor directi ai medicamentelor.
Documentele depuse la dosar de catre reclamanta conduc la ideea ca produsul a fost prezentat, cel mult, catre specialisti în medicina, si nu catre categoria publicului larg consumator al acestor produse.
Desi reclamanta invoca distribuirea produsului înca din 2003, aceasta mentioneaza într-un mod confuz; din probatoriul depus la dosar rezulta ca S. avea drepturi de comercializare a produselor în România doar din 29.08.05, deci dupa momentul înregistrarii la OSIM a marcii Erdomed.
Reclamanta nu a depus vreun studiu de piata, efectuat de o societate specializata sau vreun extras dintr-o revista, de la momentul depunerii cererii de înregistrare de catre SC S., din care sa reiasa detinerea vreunei cote semnificative de piata, care sa faca dovada notorietatii.
Se mai arata ca reclamanta nu a depus vreo situatie totalizatoare, verificabila în baza unei expertize contabile, cu privire la volumul de vânzari “mare” si “pe întreg teritoriul României”, la momentul depunerii cererii de înregistrare a marcii..
Proba notorietatii trebuie efectuata de catre cel ce invoca notorietatea.
4. Instanta a apreciat gresit probatoriul, în sensul exagerarii rolului refuzului provizoriu în procedura de înregistrare a marcii în litigiu, insistând asupra acestuia în pofida rezultatului evident ca într-o procedura contradictorie, de contestatie, în fata unei întregi comisii de reexaminare din cadrul OSIM, marca a fost acceptata spre înregistrare.
5. Instanta a apreciat gresit diverse probe depuse la dosar, admitând în mod gresit ideea “de grup de societati”, care nu cunoaste reglementare în sistemul de drept românesc, si ignorând faptul ca fiecare societate are personalitate juridica proprie. În consecinta, instanta de fond nu a examinat probele în persoana societatilor care sunt parti în proces.
6. Instanta a apreciat gresit probatoriul, prezentat în mod voit într-un stil confuz si care sa influenteze subiectiv instanta prin diverse afirmatii insinuante.
Precizeaza apelantele ca: d-na G. nu este parte în prezentul dosar si nu a avut vreo relatie de munca cu intimata CSC P.H. GMBH; în perioada 15.04.02 – 01.03.03 dna G. a avut contract de munca cu intimata S., dar, dupa cum rezulta si din probatoriul depus chiar de, marca nu era importata/folosita în România pâna în 29 august 2005, deci S. nu folosit marca ERDOMED în aceasta perioada.
Este – în opinia apelantelor – irelevant faptul ca s-au depus la dosarul cauzei facturi emise de S. catre firme de distributie, atât timp cât nu rezulta ca aceste medicamente au fost distribuite în România si nu în strainatate.
Intimata S. avea contracte de depozit cu alti importatori/distribuitori, decât intimata CSC P.H. GMBH, respectiv: societatea “CSC P. LTD di IRLANDA” si societatea “CSC P. SA Luxembourg”.
Considera apelantele ca S. nu are autorizatii APP, si nu a încercat vreodata sa înregistreze marca ERDOMED, deci nu are vreo calitate procesuala activa si vreun interes în prezentul dosar pentru a putea solicita anularea marcii Erdomed. În acest context, instanta de fond trebuia sa respinga expres cererea reconventionala formulata de S.
Referitor la martorul ce a fost audiat în fata primei instante, precizeaza apelantele ca: acesta nu a cunoscut-o niciodata personal pe dna G. ci a relatat fapte pe care le-a înteles de la terte persoane; nu s-a adus vreo anexa/fisa a postului chiar daca este specificata existenta sa în contractul de munca. Aceasta înseamna ca fisa postului ar dovedi ca G. nu avea atributiile declarate de intimate si de martor.
Arata apelantele ca este manipulativa mentiunea ca Dna G. si-ar încalca vreo obligatie de neconcurenta ulterioara contractului, neavând dreptul sa lucreze 12 luni dupa încetarea contractului cu S.I.&E. SRL în domeniul medical, pentru ca însasi intimata afirma ca dna G. a lucrat în alte firme despre care afirma ca sunt din grupul sau. Toate aceste informatii au fost întotdeauna cunoscute intimatelor, dar abia dupa ce societatea S. s-a dizolvat intimatele au considerat de cuviinta sa actioneze în vreun fel împotriva societatilor apelante.
Instanta a apreciat gresit ca societatea I. are legatura cu societatea S. si ca ar fi vorba despre aceeasi societate.
7. În privinta faptelor de contrafacere, se arata ca, prin acordarea de catre OSIM a certificatului de înregistrare nr. 68331 cu privire la marca ERDOMED, apelantelor li s-a conferit un drept exclusiv de folosire, potrivit prevederilor art.35 alin.2 lit. b din Legea nr. 84/1998, cu obligatia tertilor de a nu savârsi nici un act de încalcare a marcii noastre. Intimatele nu au formulat vreo opozitie la înregistrarea marcii mentionate.
În data de 07.08.2007 SC B.I.&T. LTD a dobândit prin cesiune proprietatea asupra marcii ERDOMED, contractul de cesiune fiind înregistrat la OSIM si publicat în BOPI nr. 8/2007. Intimatele nu au formulat vreo opozitie la înregistrarea cesiunii
Intimata CSC P.H. GMBH a încercat extinderea marcii nationale din Austria Erdomed pentru România si apoi a renuntat, prin neatacarea cu contestatie a refuzului OSIM de înregistrare a marcii.
SC B.I.&T. LTD a achizitionat marca Erdomed de la firma S. dupa un “due diligence” (cercetare si verificare) minutios, cu privire la lipsa de contestatii, lipsa de notorietate, ne-expirarea termenului de valabilitate a marcii.
Pentru exploatarea marcii, SC B.I.&T. LTD a încheiat un contract de licenta cu S.C. R. S.R.L. pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind întreprinse masuri serioase pentru folosirea marcii prin pregatirea productiei unui medicament de uz uman. Intimatele nu au formulat vreo opozitie la înregistrarea contractului de licenta.
Tinând cont de faptul ca societatea SC B.I.&T. LTD a licentiat marca catre S.C. R. S.R.L., prin anularea înregistrarii efectuate de cedenta S., sunt afectate grav interesele si eforturile financiare întreprinse nu numai de catre SC B.I.&T. LTD, dar si de catre S.C. R. S.R.L.
Marca a fost extinsa cu cererea si publicarea marcii internationale ERDOMED 892603 (valabila în D, F, I, HU, BG, MD) fara sa fie comunicata vreo-o opozitie sau contestatie.
CSC P.H. GMBH a început comercializarea unui produs cu numele Erdomed în România în data de 29.05.2009, conform propriilor dovezi si fara rezultate importante în momentul înregistrarii marcii de catre cedenta noastra. În acel moment CSC P.H. GMBH avea posibilitatea sa renunte la folosirea acestei marci sau sa conteste legalitatea înregistrarii marcii.
Roaga instanta sa observe ca intimata CSC P.H. GmbH a obtinut, ulterior înregistrarii marcii Erdomed, APP pentru un produs medicamentos purtând marca aceasta denumire. Obtinerea unui APP nu reprezinta automat o dovada a folosirii marcii, astfel cum este si cazul intimatelor.
Considera apelantele ca fiind culpabila inactivitatea intimatelor, atât timp cât acestea aveau cunostinta de existenta marcii înregistrate ERDOMED si nu au actionat, cu rea-credinta, consecintele acestei culpe trebuind a fi suportate de intimate, iar si nu de apelantele, care cu buna – credinta au achizitionat marca ERDOMED.
În pofida situatiei legale expuse, în continuare intimata CSC P.H. GmbH Austria imprima pe ambalajele produselor vândute sub marca apelantelor litera R în cerc, inducând cu intentie consumatorii în eroare cu privire la titularul dreptului la marca si lezându-le astfel drepturile dobândite legal.
9. Cu privire la buna credinta a cesionarului marcii, arata apelantele ca art.39 alin 2 din Legea 84/1998 vorbeste despre faptul ca dobânditorul este de buna credinta chiar daca cedentul este în procedura de executare silita. Cu alte cuvinte, dobânditorul dreptului cu privire la marca are un drept legal chiar daca exista creditori ce se considera prejudiciati de cesiunea marcii, în conditiile în care cesiunea a fost efectuata legal. Ori, în cazul dat, cedentul nu era în executare silita si nici nu exista vreo contestatie a dizolvarii voluntare a societatii S., publicata în Monitorul Oficial al României, din partea vreunui creditor ce s-ar considera prejudiciat prin activitatea firmei.
În aceste conditii, considera apelantele ca este evidenta intentia legiuitorului de a asigura protectie cesionarului care, cu buna credinta dobândeste drepturi cu privire la marca si intentia legiuitorului de a asigura un circuit comercial sigur si o stabilitate în materia drepturilor de proprietate industriala dobândite legal, prin diligente rezonabile din partea cesionarului.
În drept, s-au invocat prevederile art. 282 si urm din C. proc. Civ. ; art.1, 39 alin 2, art. 35 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998; art. 8 din Directiva 83/2001.
Apel legal timbrat.
Prin întâmpinare intimatele CSC P.H. GmBH si SC S.I.E. SRL au solicitat respingerea apelului ca nefondat.
În apel, partile au administrat proba cu înscrisuri.
Analizând apelul în raport de actele si lucrarile dosarului, de criticile formulate si de limitele stabilite prin art. 295 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:
Fara temei imputa apelantele primei instante ca ar fi facut o gresita aplicare în speta a principiului teritorialitatii instituit prin art. 1 din Legea 84/1998 în conditiile în care instanta nu si-a fundamentat rationamentul juridic pe un drept decurgând din calitatea pârâtilor reclamanti de titulari de drepturi asupra unei marci înregistrate ce ar conferi acestora protectia ce izvoraste din art. 35 alin. 1 al aceluiasi act normativ.
Este real faptul ca instanta a constatat existenta marcii înregistrate de catre pârâta reclamanta CSC P.H. GmBH în Austria, dar numai ca un aspect de natura a circumstantia situatia existenta la data la care a fost înregistrata marca a carei anulare se cere; prin aceasta nu s-a stabilit însa o extensie pe teritoriul României a protectiei date de respectiva înregistrare, si consecinte legate de dreptul pretins vatamat prin înregistrarea marcii Erdomed detinute în prezent de reclamanta SC B.I.&T. Ltd.
Din economia considerentelor sentintei apelate reiese în mod neîndoielnic faptul ca vatamarea ce s-a retinut a se fi produs pârâtelor reclamante prin înregistrarea în România marcii Erdomed a fost una ce s-ar fi produs asupra dreptului apreciat ca dobândit de acestea din urma cu privire la semnul/denumirea (neînregistrat) Erdomed pe care acestea din urma l-ar fi utilizat/promovat pentru produse farmaceutice în activitatea lor comerciala. Reaua credinta la înregistrarea mentionatei marci a fost stabilita prin raportare la legaturi retinute ca existente între persoane care au avut legatura – în baza unor raporturi de munca – cu activitatea comerciala din România a pârâtei reclamante CSC P.H. GmBH si conduita acestora dupa încetarea respectivelor legaturi, conduita constând în înregistrarea (prin intermediul unei societati comerciale a carei vointa juridica o reprezentau) ca marca a semnului despre care cunosteau ca este exploatat în comertul desfasurat de pârâta reclamanta, în scopul prejudicierii /obstructionarii acestui comert.
Asa fiind, este lipsita de fundament si sustinerea apelantei în sensul ca instanta fondului ar fi stabilit o obligatie a persoanelor juridice din România de cunoastere a înregistrarilor nationale de marci din alte tari.
Cât priveste împrejurarea ca pârâta reclamanta CSC P.H. GmBH a renuntat la continuarea procedurii de înregistrare ca marca a semnului Erdomed, necontestând decizia OSIM de respingere a cererii de înregistrare a acesteia, Curtea apreciaza ca nu este relevanta în speta în conditiile în care formularea în speta a cererii privind anularea înregistrarii marcii Erdomed (a carei titulara este reclamanta pârâta SC B.I.& T. Ltd.) s-a realizat pe cale reconventionala, ca reactie/aparare fata de actiunea principala în contrafacere initiata de titularul de marca.
Acest demers al pârâtei reclamante apare ca unul ce se circumscrie unui interes legitim si actual în conditiile în care finalitatea actiunii principale era aceea de a atrage o serie de sanctiuni pentru utilizarea semnului ce face obiectul unui drept de proprietate industriala asupra carora reclamantele detin exclusivitate în temeiul prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea 84/1998. Pentru aceleasi ratiuni apare ca justificat demersul si din partea (co)pârâtei-reclamante SC R. SRL, fata de care se urmareste în egala masura – prin actiunea principala – aplicarea unor sanctiuni.
Reprosând primei instante ca a apreciat în mod gresit asupra ordinii în care se impune a se obtine autorizatiile de punere pe piata a medicamentelor si respectiv înregistrarea ca marca a semnului destinat a fi utilizat în comercializarea respectivelor medicamente, apelantele nu fac referire la continutul sentintei apelate, ci la sustineri din cererea introductiva ce nu au fost retinute de instanta ca fundament al solutiei pronuntate.
Cum, potrivit art. 295 alin. 1 C.pr.civ., controlul judiciar ce se realizeaza în calea de atac a apelului priveste exclusiv legalitatea si temeinicia hotarârii pronuntate de prima instanta, iar mentionata critica nu îsi gaseste un corespondent în constatarile proprii instantei fondului, instanta de apel nu poate proceda la analiza unor asemenea sustineri (care nu fac altceva decât sa completeze/suplineasca apararile ce se impunea a se sustine la instanta de fond, fata de cererea reconventionala), dupa cum nu poate realiza un control apt a fi circumscris rigorilor art. 295 alin. 1 C.pr.civ. nici în privinta sustinerilor care privesc motivele pentru care SC S. SRL nu a comercializat ea însasi medicamente sub marca Erdomed.
Astfel cum reiese din considerentele sentintei apelate, existenta refuzului care a fost emis de OSIM, într-o prima etapa procedurala, la înregistrarea marcii Erdomed a fost retinuta ca fiind un element relevant în circumstantierea faptului ca produsul Erdomed era, la acea data, comercializat de pârâtele reclamante si se regasea în nomenclatorul produselor medicamentoase la nivelul datei de 31.12.2004.
Nefiind singura împrejurare în raport de care s-au retinut dovedite sustinerile pârâtelor reclamante, respectiv în raport de care s-a constatat în concret atitudinea subiectiva (de rea credinta) a SC S. SRL la depunerea cererii si obtinerea înregistrarii marcii, Curtea constata ca nu se poate retine ca instanta fondului ar fi “exagerat rolul refuzului de înregistrare a marcii” asupra carora reclamantele detin în prezent drepturile de exploatare.
Cât priveste modalitatea de apreciere a ansamblului probelor ce s-au administrat în cauza, Curtea constata ca este justa sustinerea apelantelor în sensul ca aceasta s-a realizat într-un mod eronat de catre instanta de fond, consecinta fiind aceea a stabilirii unei situatii de fapt gresite.
S-a retinut ca înregistrarea marcii Erdomed s-a realizat cu rea credinta de catre SC S. SRL, aceasta concluzie fiind fundamentata pe faptul ca numita G.C. G. – care avea cunostinta despre comercializarea de catre pârâtele reclamante de medicamente cu aceasta denumire – reprezenta vointa sociala a mentionatei societati la data la care a fost formulata cererea de înregistrare a acestei marci.
Aceasta concluzie a instantei a preluat premisa de la care (în cererea reconventionala) pârâtele reclamante au pornit în rationamentul care sustinea înregistrarea marcii cu rea credinta, si anume aceea ca societatea solicitanta avea ca reprezentant (asociat unic si administrator) pe numita G.C.G., iar aceasta cunostea faptul ca semnul solicitat a fi înregistrat ca marca era utilizat în activitatea comerciala a pârâtelor, urmarind sa profite de importanta si perspectivele pe care medicamentele ce purtau aceasta denumire le aveau pe piata româneasca.
Potrivit art. 1169 C.civ. “cel ce face o propunere înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca” .
Niciuna dintre probele administrate în cauza – incluzându-le si pe cele administrate în faza judecarii apelului – nu sprijina sustinerea pârâtilor reclamanti potrivit careia mentionata societate o avea ca administrator si/sau asociat pe numita G.C.G. la data la care s-a depus cererea de înregistrare a marcii.
Constatarea instantei de fond în sensul ca SC I. SRL (în privinta careia este facuta dovada calitatii de asociat a numitei G.C.G.) ar fi devenit ulterior SC S. SRL nu numai ca este lipsita de suport probator, dar nu îsi gaseste corespondent nici macar printre sustinerile pârâtelor apelante.
Ca atare, în mod eronat s-a retinut ca înregistrarea marcii s-a facut cu rea credinta si, astfel, ar fi anulabila în conditiile art. 48 alin. 1 lit. c) fin Legea 84/1998.
Cât priveste notorietatea pretins dobândita de semnul Erdomed prin utilizarea lui de catre pârâtele reclamante – invocata ca fundament al anularii marcii reclamantei pe temeiul dispozitiilor art. 48 alin.1 lit.b) raportat la art. 6 lit. e) din Legea 84/1998 – Curtea constata ca acest aspect în mod just nu a mai fost analizat de prima instanta pentru ca, atâta vreme cât se retinuse deja nevalabilitatea înregistrarii marcii (pentru rea credinta), ea a încetat sa mai existe, astfel ca lipsea situatia premisa pentru cercetarea unei cauze distincte de nevalabilitate.
El va fi însa analizat pe fond de instanta de apel, pentru ca numai în functie de solutia ce se va da cererii care priveste anularea înregistrarii marcii (în întregul ei) se poate aprecia asupra justetii solutiei de admitere a acestui capat al cererii reconventionale si asupra consecintelor procedurale asupra cererii principale – a carei respingere a fost determinata exclusiv de mentionata solutie.
Astfel, pornind pe de o parte de la sustinerea pârâtelor reclamante potrivit careia semnul Erdomed a dobândit, prin utilizarea lui de catre acestea, valoarea de marca notorie, iar pe de alta parte de la necesitatea – derivata din exigentele Regulii 16 alin. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998 aprobat prin HG 833/1998 coroborat cu art. 1169 C.civ. – dovedirii situatiei astfel sustinute, Curtea constata ca probatoriul administrat în speta nu confirma teza avansata de pârâtele reclamante.
Pârâtele reclamante au depus o serie de facturi care atesta vânzarea – în perioada noiembrie 2003-ianuarie 2004 – preponderent în Bucuresti a unor cantitati de 1-10 cutii/factura de medicamente cu denumirea Erdomed, numai trei dintre aceste facturi fiind emise unor cumparatori din alte localitati (factura nr. 5064910/24.11.2003 cumparatorului E.H. SA Brasov pentru 200 cutii, factura nr. 5064991/25.11.2003 cumparatorului EPH H. Brasov/Cluj Napoca pentru 10 cutii si factura nr. 5064999/25.11.2003 cumparatorului P. Craiova pentru 1 cutie).
Acesta fiind singurul probatoriu relevant cu privire la durata utilizarii semnului (anterior datei de 27.09.2004 când a fost depusa cererea de înregistrare a marcii a carei anulare se solicita) si la aria de desfacere a produselor farmaceutice purtând semnul Erdomed, Curtea constata ca el nu numai ca nu reflecta un grad ridicat de cunoastere a respectivelor produse de catre consumatorii carora li se adreseaza, nici o durata semnificativa de utilizare, dar nici raspândirea produselor ce purtau acest semn pe întreg teritoriul României (sau pe cea mai mare parte a acestui teritoriu); mai mult, probatoriul astfel administrat nici nu reliefeaza atribuirea de catre consumatori a produsului ce poarta semnul mentionat catre vreuna dintre pârâtele reclamante, spre a fi astfel satisfacut scopul determinat – ca cerinta esentiala pentru existenta unei marci – prin art. 3 lit. a din Legea 84/1998.
Pe de alta parte, chiar probatoriul administrat de pârâtele reclamante (fila 197 dosar fond) atesta împrejurarea ca, potrivit cu mentiunile din nomenclatorul produselor medicamentoase actualizat la data de 31.12.2004, pârâta reclamanta CSC P. GmBH Austria nu era singura firma care comercializa asemenea produse sub denumirea comerciala Erdomed, ci si M.I. Cehia efectua pe teritoriul României acte de comert cu produse având aceasta denumire.
În aceste conditii, raportat la cerintele ce rezida din prevederile art. 20 din Legea 84/1998 si în Regula 16 din Regulamentul aprobat prin HG 833/1998, Curtea constata ca pârâtele reclamante nu au facut dovada sustinerii potrivit careia, la data initierii (de catre SC S. SRL, autoarea reclamantelor pârâte) demersurilor pentru înregistrarea marcii Erdomed, respectivul semn ar fi avut valentele unei marci notorii detinute de pârâte.
Se cuvine a fi mentionat ca facturile/chitantele/contractele de sponsorizare depuse de pârâtele reclamante la filele 231-263 din dosarul de fond – care atesta achizitionarea unor produse/servicii de protocol si sponsorizarea unor lucrari realizate la spitale – nu au putut fi retinute ca relevante în aprecierea pretinsei notorietati a marcii Erdomed pentru ca respectivele documente nu au în continutul lor intrinsec vreo mentiune care sa faca referire la acest semn sau la produsul vândut sub denumirea mentionata.
Cât priveste documentele care atesta achizitionarea de catre pârâta apelanta CSC P. GmBH a unor materiale promotionale pentru produsul Erdomed (filele 265-285 dosar fond), Curtea constata ca acestea dateaza din perioada decembrie 2006-aprilie 2007, perioada ce este ulterioara înregistrarii marcii detinute de catre reclamante, astfel ca nu pot avea vreo relevanta în aprecierea notorietatii semnului la momentul initierii procedurii de înregistrare a acesteia.
Retinând ca pârâtele reclamante invoca anulabilitatea marcii înregistrate Erdomed pentru considerentul ca la data înregistrarii acesteia ele detineau o marca notorie cu aceeasi denumire, iar procedura de înregistrare a mentionatei marci s-a derulat începând cu luna septembrie 2004, Curtea constata ca prevederile Legii 95/2006 nu pot fi retinute ca fundament al pretinsei imposibilitati de promovare prin publicitate a produselor (medicamente) oferite spre vânzare de pârâtele reclamante în conditiile acest act normativ nu exista la epoca la care pretind pârâtele ca detineau o marca notorie ce se opunea înregistrarii marcii pentru care a fost eliberat Certificatul nr. 68331, iar efectele lui nu se pot produce decât pentru viitor, potrivit cu dispozitiile art. 15 alin. 2 din Constitutia României.
Având în vedere considerentele expuse si dispozitiile legale mentionate, Curtea constata ca cererea pârâtelor reclamante de anulare a marcii Erdomed – al carei titular actual este reclamanta pârâta SC B.I.& T. Ltd. – pentru înregistrarea ei cu rea credinta si/sau pentru încalcarea drepturilor asupra unei pretinse marci notorii identice este neîntemeiata.
Pe cale de consecinta, în temeiul prevederilor art. 296 C.pr.civ., Curtea va admite apelul formulat de reclamantele apelante si va dispune schimbarea sentintei apelate în partea prin care a fost solutionat capatul de cerere reconventionala referitor la anularea marcii Erdomed.
Retinând ca actiunea în contrafacere care face obiectul cererii principale a fost apreciata, de instanta fondului, ca neîntemeiata exclusiv ca si consecinta a solutiei prin care s-a dispus anularea marcii a carei protectie era urmarita de reclamantele pârâte, Curtea constata ca aceasta situatie este echivalenta celei în care instanta a solutionat cererea fara a intra în cercetarea fondului si, astfel, devin incidente prevederile art. 297 alin. 1 C.pr.civ.
Pe cale de consecinta, urmeaza a se dispune desfiintarea sentintei apelate în partea referitoare la solutia pronuntata asupra cererii principale si trimiterea cauzei pentru rejudecarea pe fond a acestei cereri la aceeasi instanta.
Vor fi pastrate celelalte dispozitii ale sentintei.
